BPatG: Keine Verfahrenskostenhilfe bei fehlender Aussicht auf Patenterteilung

Die gebührenfreie Beschwerde (Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zu
§ 2 Abs. 1 PatKostG) ist zulässig und insbesondere statthaft, § 135 Abs. 3 PatG.
Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Beschwerdeführer ist zwar bedürftig,
es besteht jedoch keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents im
Sinne des § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG. Einer späteren Patenterteilung stehen
durchgreifende Bedenken entgegen, denn die Erfindung ist in der Anmeldung
nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen
kann, § 34 Abs. 4 PatG.

BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 17/09
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung …
(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein der
Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Lange
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
– 2 –
Gr ü n d e
I.
Der Anmelder hat am 12. Juni 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen
Antrag auf Erteilung eines Patentes mit der Bezeichnung „…
“ mit einer Seite Be
schreibung, acht Patentansprüchen sowie einer Zusammenfassung eingereicht.
Gleichzeitig hat der Anmelder auch einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt
und erklärt, dass er noch kein Geld verdient.
Auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten Erklärung über die persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse hat das Deutsche Patent- und Markenamt seine
Bedürftigkeit festgestellt.
Der Antragsteller wurde zunächst durch den Zwischenbescheid vom 8. Mai 2008
unter ausführlicher Darlegung des Sachverhalts darauf hingewiesen, dass für die
Anmeldung keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents bestünde, da
beim Gegenstand der vorliegenden Anmeldung keinerlei Neuheit gegenüber dem
Stand der Technik erkennbar sei. Darüber hinaus erfülle die vorliegende Anmeldung
auch nicht die Anforderungen an eine technisch ausführbare Lehre.
Mit der Eingabe vom 25. Juli 2008 hat der Anmelder geltend gemacht, dass die
vorgelegte Recherche nur bestimmte chemisch modifizierte Biomoleküle betreffen
würde. Das Ergebnis der Prüfung würde bestätigen, dass es bestimmte chemisch
modifizierte Moleküle gebe und dass daher die Erfindung ausführbar sei. Der Gegenstand
des Anspruchs 4 sei bisher noch nicht recherchiert worden. Dieser Gegenstand
sei erfinderisch und patentierbar. Die offensichtliche Ausführbarkeit der
vorliegenden Erfindung zeige deutlich und bestätige, dass die vorliegende Anmeldung
die Anforderung an eine technisch ausführbare Lehre erfülle. Die Prüfungsstelle
werde daher gebeten, ihre Meinung zu überdenken und die Verfahrenskostenhilfe
zu bewilligen sowie das Patent zu erteilen.
– 3 –
Mit Beschluss vom 29. Januar 2009 wurde der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe
von der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes
wegen mangelnder Erfolgsaussicht der Patentanmeldung zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die am 31. März 2009 eingegangene Beschwerde des Antragstellers.
Er stellt sinngemäß den Antrag,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe
zu bewilligen.
Der Antragsteller führt aus, dass die Erfindung neu sei und ein Fachmann sie auch
ausführen könne.
II.
Die gebührenfreie Beschwerde (Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zu
§ 2 Abs. 1 PatKostG) ist zulässig und insbesondere statthaft, § 135 Abs. 3 PatG.
Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Beschwerdeführer ist zwar bedürftig,
es besteht jedoch keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents im
Sinne des § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG. Einer späteren Patenterteilung stehen
durchgreifende Bedenken entgegen, denn die Erfindung ist in der Anmeldung
nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen
kann, § 34 Abs. 4 PatG.
Gemäß der ursprünglichen Beschreibung betrifft die Erfindung „…
“. Dabei ist die objektive
Aufgabe der Erfindung, wie der Anmelder selbst zutreffend erkannt hat,
darin zu sehen, Stoffgemische bereitzustellen, die gegenüber herkömmlichen
Stoffgemischen Vorteile aufweisen.
– 4 –
Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch „neuartige Stoffgemische
dadurch gekennzeichnet, dass sie chemisch modifizierte wie vorzugsweise
fluorierte, bromierte, chlorierte, jodierte, selenierte, borierte Biomoleküle wie vorzugsweise
Aminosäuren, Peptide, wie vorzugsweise Neuropeptide wie Substanz
P, Neuropeptid Y, Enkephaline, Endorphine, Galanin, Leptin, Proteine, wie
vorzugsweise Metallproteine, Coerulopasmin, Ferritin, Astakin, Strukturproteine
wie Kristalline Alpha, Beta und Gamma, Kollagene, Keratine, Seidenfibroin,
Lamprin, Abducin, Fibrin, Fibrinogen, Titin, Neuroproteine, Myelin Basisches Protein
(MBP), GFAP (Glial fibrillary acidic protein), Immunglobuline, Speicherproteine
wie Gliadine, Viciline, Bindeproteine und viele andere Proteine, Nukleinsäuren,
Mono -, Oligo – oder Polysaccharide, wie Chitin, Chitosan, Cellulose, Hemicellulose,
Pektin, Hyaloronsäure enthalten“.
Die Patentansprüche 2 bis 8 haben folgenden Wortlaut:
2. Stoffgemische nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich
andere biomolekulare Strukturen oder Komponenten, enthalten sowie Komponenten,
die biomolekulare Strukturen enthalten, wie vorzugsweise Zellen, Organellen,
Mehl oder Körner wie Getreidekömer.
3. Stoffgemische nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
dass sie noch mindestens eine andere Komponente oder Substanz enthalten.
4. Verwendung von Stoffgemischen, die im Anspruch 1 erwähnt sind als Additiven
oder Zusatzstoffe, sowie als Reinstoffe vorzugsweise als Waschmittel, Kosmetika,
Parfum, Rauchergemische, Reinigungsmittel, Füllstoffe, als Medium zur Isolierung
von Nukleinsäuren Sicherheitsmerkmale, z. B. gegen Fälschung, Antipiraterie
– Markierungsstoffe, Markierungsstoffen, Farbstoffe, elektronische Materialien,
wie Leiter, Halbleiter oder Nicht – Leiter, Disperisionsstoffe zur Veredlung und
Verschönerung von künstlichen Schmuckstoffen wie vorzugsweise künstliche
Diamanten, Perlen, Korallen, sowie zur Verbesserung vor allem der mechanischen,
physikalischen Eigenschaften von Materialien, Baustoffe, Nicht – Metallen
wie Bor, Phosphor, Kohlenstoff, Halbmetallen, wie Silizium, sowie Metallen wie
– 5 –
Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei, Zink, Legierungen, Oxiden und ähnlichem,
bzw. beliebige Materialien, und als Isolationsmaterialien, Adsorptions und Filterstoffe.
5. Jodierte, chlorierte, bromierte, selenierte und borierte Peptide und Proteine.
6. Fluorierte, jodierte, bromierte, chlorierte, selenierte und borierte Nulkeinsäuren.
7. Fluorierte, bromierte, selenierte, borierte Mono -, Oligo – und Polysaccharide
wie vorzugsweise Chitin, Cellulose, Chitosan und Pektin.
8. Anders chemisch modifizierte Biomoleküle nach einem der Ansprüche 5 – 7.
In der Beschreibung wird darüber hinaus noch ausgeführt: „Diese chemisch modifizierte
z. B. fluorierte Biomoleküle oder Biostrukturen aus mehreren Biomolekülen
wie z. B. Proteine oder Getreidekörner können z. B. durch Gasfluorierung mit elementarem
Fluorgas oder durch wässrige Fluorierung unter Zugabe von z. B.
0,4 – 4 prozentigen Flusssäure herstellt werden. Ähnlich kann eine Jodierung,
Bromierung und Chlorierung erfolgen.
Die Stoffgemische, die solche Komponenten enthalten, können in unterschiedlichen
Bereichen z. B. in der chemischen Industrie und in der Nanotechnologie
verwendet werden. Sie können z. B. als Additive oder Zusatzstoffe zu Reinigungs
– und Waschmittel zum Abperlen von Flüssigkeiten von Oberflächen, zur
Reinigung von Mikro – und Nanopumpen, zur Isolierung der Nukleinsäuren, als
Additive für Kosmetika, als Kosmetika, als Isolationsmaterialien, als Parfüm, als
Rauchergemische oder Zusätze für Rauchergemische, Sicherheitsmerkmale, z. B.
gegen Fälschung, Antipiraterie – Markierungsstoffe, Markierungsstoffen, Farbstoffe,
elektronische Materialien, wie Leiter, Halbleiter oder Nicht – Leiter, Stoffe
wie Dispersionsstoffe zur Veredlung und Verschönerung und zur Verbesserung
der optischen Eigenschaften von künstlichen Schmuckstoffen wie vorzugsweise
künstliche Diamanten, Perlen, Korallen, sowie zur Verbesserung vor allem der
mechanischen, physikalischen und Eigenschaften von Materialen, Baustoffe,
– 6 –
Nicht – Metallen wie Bor, Phosphor, Kohlenstoff, Halbmetallen wie Silizium,
Metallen wie Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei, Zink, Legierungen, Oxiden wie
Germaniumoxid, Galliumoxid, bzw. beliebigen Materialien, und als Füllstoffe,
Adsorptions und als Filterstoffe verwendet werden.
Die Vorteile resultieren oder ergeben sich als Eigenschaften von definierbaren
chemisch modifizierten Biomolekülen, die durch ihre Strukturen als Nano – und
Mikropartikeln agieren können.“
Diese Angaben in den Patentansprüchen und in der Beschreibung reichen jedoch
nicht aus, dass ein Fachmann, ein Diplomchemiker mit mehrjähriger Erfahrung auf
dem Gebiet der Biotechnologie, die beanspruchte Erfindung, nämlich die Schaffung
von neuartigen Stoffgemischen, die gegenüber herkömmlichen Stoffgemischen
Vorteile aufweisen, mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausführen kann.
Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung liegt nur dann vor, wenn der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in
der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen praktisch so zu verwirklichen,
dass der angestrebte Erfolg – im vorliegenden Fall ist dies die Schaffung
von neuartigen Stoffgemischen, die gegenüber herkömmlichen Stoffgemischen
Vorteile aufweisen – erreicht wird (ständige Rechtsprechung, BGH GRUR 1980,
166, 168 – Doppelachsaggregat, zuletzt BGH v. 11.5.2010 X ZR 51/06 Tz. 31 – Polymerisierbare
Zementmischung, in juris). Die hierfür notwendigen Einzelangaben
brauchen zwar nicht in den Patentansprüchen enthalten sein, sie müssen sich jedoch
aus der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen
lassen (BGH GRUR 2003, 223, 225 – Kupplungsvorrichtung II).
Im vorliegenden Fall fehlt dem Fachmann eine ausreichend konkrete Anleitung zum
technischen Handeln. Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist nämlich
nicht erkennbar, dass mit den offenbarten Maßnahmen im erforderlichen Umfang
ein Stoffgemisch erhalten werden kann, das voraussehbar gegenüber bekannten
Stoffgemischen Vorteile aufweist, ohne dass der Fachmann hierbei selbst noch
– 7 –
erfinderisch tätig werden muss. In der vorliegenden Anmeldung finden sich nämlich
keinerlei konkrete Hinweise darauf, welche Verwendung mit welchem Stoffgemisch
zu bewerkstelligen ist und welche Vorteile sich dadurch ergeben. In den vorliegenden
Unterlagen findet sich auch kein Ausführungsbeispiel, das wenigstens einen
Weg zur Herstellung eines für eine der offenbarten Verwendungen geeigneten
modifizierten Biomoleküls nacharbeitbar offenbart.
Im Beschluss vom 29. Januar 2009 hat die Patentabteilung zutreffend ausgeführt,
dass im Hinblick auf den vorläufig ermittelten Stand der Technik
D1 K. Dax et. al., Carbohydr. Res., 327 (2000) 47-86
D2 K. W. Pankiewicz, Carbohydr. Res., 327 (2000) 87-105
D3 EP 1 009 726 B1
D4 US 2005/0136001 A1
D5 EP 0884 323 A1
D6 L. D. Hall et. al., Can. J. Chem. 49,118 (1971)
D7 S. Hara et. al., Tetrahedron Lett. 45 (2004) 1287-89
beanspruchte Stoffgemische, die chemisch modifizierte Biomoleküle im Sinne der
Patentanmeldung enthalten, nicht mehr neu sind. Beispielhaft werden in D1
fluorierte Kohlenhydrate behandelt; in D2 fluorierte Nukleoside; D3 beschreibt
fluorierte Proteine und Peptide; D4 beschreibt die Verwendung von fluorierten
Kohlenhydraten; D5 beschreibt Reaktionen von Proteinen mit fluorhaltigen
Reagenzien; D6 und D7 behandeln fluorierte Kohlenhydrate.
Dass beanspruchte Stoffe oder Stoffgemische bereits bekannt sind, kann im Hinblick
auf die Ausführbarkeit der Erfindung jedoch nicht weiterhelfen. Das Erfordernis
der Ausführbarkeit einer technischen Lehre ist nicht schon dann gegeben,
wenn ein in der Anmeldung genannter Gegenstand überhaupt hergestellt werden
kann. Es ist dem Fachmann im vorliegenden Fall sicherlich ohne weiteres gegeben,
Biomoleküle oder Biostrukturen aus mehreren Biomolekülen wie z. B. Proteine
oder Getreidekörner durch Gasfluorierung mit elementarem Fluorgas oder
durch wässrige Fluorierung unter Zugabe von z. B. 0,4 – 4 prozentiger Flusssäure
– 8 –
zu modifizieren. Der Fachmann ist sicherlich auch in der Lage mit irgendeinem
bekannten Verfahren bromierte, chlorierte, jodierte, selenierte oder borierte Biomoleküle
herzustellen, um Produkte mit irgendwelchen Eigenschaften zu erhalten.
Ausführbarkeit liegt jedoch erst dann vor, wenn das Endprodukt einer zielgerichteten
Handlungsweise in einem gewissen Umfang den Zweck auch erfüllt, den es
erfindungsgemäß erfüllen können soll. Der von der Erfindung geforderte technische
Erfolg – hier die Schaffung von neuartigen Stoffgemischen, die gegenüber
herkömmlichen Stoffgemischen Vorteile aufweisen – muss also vom Fachmann
erreicht werden können. Zwar ist nicht notwendig, dass eine Ausführungsform
(vollständig) offenbart ist. Die in der Anmeldung oder dem Patent enthaltenen Angaben
müssen dem fachmännischen Leser aber so viel an technischen Informationen
vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der
Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Bestehen Unvollständigkeiten, so
muss er diese ohne eigenes erfinderisches Bemühen ergänzen können, wobei er
sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (ständige
Rechtsprechung, z. B. BGH GRUR 1991, 518 – Polyesterfäden, zuletzt BGH vom
13.7.2010 Xa ZR 126/07 – Klammernahtgerät, in juris).
Bei der vorliegenden Anmeldung handelt es sich jedoch um eine bloße Aufzählung
von denkbaren und schon vielfach realisierten chemisch modifizierten Biomolekülen.
Auch bei den aufgeführten Verwendungen (siehe Patentanspruch 4) handelt
es sich wie bei den Stoffgemischen um eine beliebig erscheinende Aufzählung
von denkbaren Verwendungen für chemische Stoffe ohne irgendeinen Offenbarungsgehalt.
Es werden keine konkreten Hinweise gegeben, welche Verwendung
mit welchem Stoffgemisch zu bewerkstelligen ist. Die offenbarte Lehre ist daher so
weit gefasst, dass sie nur eine Aufforderung erfinderisch tätig zu werden darstellt.
Orientierende Vorversuche können im vorliegenden Fall keine Klarheit verschaffen.
Die offenbarten Angaben sind für ein erfolgreiches Nacharbeiten der Erfindung
nicht ausreichend. In den eingereichten Unterlagen findet sich kein Ausführungsbeispiel,
das wenigstens einen Weg zur Herstellung eines Stoffgemisches, das
– 9 –
gegenüber herkömmlichen Stoffgemischen Vorteile aufweist, oder wenigstens
eine konkrete verbesserte Verwendung eines Stoffgemisches nacharbeitbar offenbart.
Somit sind die für die Erreichung der erstrebten Wirkung notwendigen
Erfordernisse nicht vollständig in den ursprünglichen Unterlagen genannt. Der
Fachmann konnte am Anmeldetag die beanspruchte technische Lehre auch nicht
anhand seines allgemeinen Fachwissens ergänzen und ausführen, sondern er
musste zusätzlich erfinderisch tätig werden, um auf der Grundlage der Offenbarung
einen gangbaren Weg zur Lösung der der Anmeldung zu Grunde liegenden
Aufgabe, die Schaffung von neuartigen Stoffgemischen, die gegenüber herkömmlichen
Stoffgemischen Vorteile aufweisen, zu finden. Dieser Offenbarungsmangel
kann nachträglich – etwa durch Einreichung von Beispielen – nicht mehr geheilt
werden, da die Erfindung am Anmeldetag offenbart sein muss.
Damit liegen die für die Gewährung von Verfahrenkostenhilfe nach § 130 Abs. 1
Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO vorausgesetzten hinreichenden Erfolgsaussichten
des Antrags auf Erteilung eines Patents nicht vor, so dass im angegriffenen Beschluss
zutreffend der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen
wurde.

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