Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 ErstrG vorgesehenen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden.

Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 ErstrG vorgese-henen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden.

BGH Urteil Xa ZR 14/10 vom 9. September 2010 – Windenergiekonverter

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 9. September 2010 durch die Richter … für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 9. September 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des Patents DD 261 395 (Streitpatents), das einen getriebelosen Windenergiekonverter betrifft. Das Streitpatent ist am 18. Mai 1987 in der Deutschen Demokratischen Republik als Wirtschaftspatent mit zwölf Patentansprüchen angemeldet und ohne Prüfung auf das Vorhanden-sein sämtlicher Schutzvoraussetzungen erteilt worden. Mit dem 18. Mai 2007 ist es nach Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zunächst erteilten Fassung (A1-Schrift):
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“Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in ei-nem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt sind und mehrere (WEK) im Hoch-druckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzers (WEU) dem Kanzelrotor angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertra-gungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwischen den La-gern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) rotieren, die ih-rerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seinerseits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient.”
Auf einen vom Beklagten gestellten Prüfungsantrag hat das Deutsche Pa-tent- und Markenamt das Streitpatent in geänderter Fassung mit vier Patentan-sprüchen aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung (C5-Schrift):
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“Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem um eine Rotorachse drehbar an-geordneten Rotor mit einer Rotornabe, einem Drehstuhl sowie einem Generator, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die Rotornabe (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist,
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wobei die Rotornabe (4) Läufereinrichtungen (19) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden.”
Die weiteren Patentansprüche sind in beiden Fassungen auf den jewei-ligen Patentanspruch 1 zurückbezogen.
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Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzureichender Offen-barung, unzulässiger Erweiterung, fehlender Patentfähigkeit und Erweiterung des Schutzbereichs angegriffen. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise in geänderter Fassung verteidigt.
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Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt und das Streitpatent mit vier Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Nach den Hilfsanträgen soll Patentanspruch 1 wie folgt lau-ten:
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“Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der Windenergieumsetzer (WEU) mit dem Windenergiespeicher (WES) in ei-nem Windenergiekonverter (WEK) vereinigt ist und mehrere Windenergiekonverter (WEK) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die Rotornabe (4) des Windenergieumsetzers (WEU) dem Kanzel-rotor (5) angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des Windenergiekonverters (WEK) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertragungselemente im Windenergieumsetzer (WEU) vorzugsweise zwi-schen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) ro-tieren, die ihrerseits mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest verbunden ist, der seiner-seits um die vertikale Achse in den Drehstuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient, wobei der Wind-energiekonverter derart getriebelos ausgeführt ist, dass zur Übertragung der Kraft aus den Rotorflügeln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist, und der eine Ro-tornabe umfassende Rotor um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist, und wobei der Windenergiekonverter des weiteren einen Generator und einen Drehstuhl auf-
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weist, wobei der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die Rotornabe (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, wobei die Rotornabe (4) Läufereinrichtungen (14) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montier-ten Statoreinrichtungen (20) den Generator bilden, und [zusätzliche Einfügung ge-mäß dem dritten Hilfsantrag: die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) dadurch realisiert ist, dass der konusförmige Teil des Rotors ebenfalls in der äuße-ren Kontur der Nabe ausgeführt ist, wobei] als Energieübertragungselemente die Rotorblätter gemeint sind, sowie der Zahnkranz gemeint ist, und diese beiden Energieübertragungselemente zwischen zwei Ebenen an der Nabe angeordnet sind, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen.”
Nach den weiteren Hilfsanträgen (2 und 4) soll nach den Worten “und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist” eine Fußnote mit folgendem Text ein-gefügt werden:
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“Disclaimer: Es wird hiermit erklärt, dass aus dem Merkmal, dass der Umfang der Rotornabe als Zahnkranz (14) gestaltet ist, sowie aus der Erwähnung des Zahn-kranzes als Energieübertragungselement keine Rechte hergeleitet werden, dieses Merkmal jedoch zur Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen ist.”
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. S. in der mündlichen Verhandlung ein Gutachten erstattet.
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Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Das Streitpatent hat weder in der Fassung der C5-Schrift noch in den mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassun-gen Bestand.
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I. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als zulässig angesehen. Das nach dem Erlöschen des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ergibt sich daraus, dass sie befürchten muss, vom Beklagten oder Dritten, an die dieser seine Rechte abtritt, wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass der Be-klagte eine Klage vor dem Landgericht Braunschweig nach Versagung von Pro-zesskostenhilfe zurückgenommen hat. Der Beklagte ist durch diese Klagerück-nahme rechtlich nicht gehindert, die Klägerin erneut wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch zu nehmen. Einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent hat er abgelehnt. Entgegen dem Vorbringen der Berufung hat er auch nicht verbindlich erklärt, dass er gegen die Klägerin keine Verlet-zungsklage mehr erheben werde. Er hat vor dem Patentgericht lediglich geltend gemacht, die Nichtigkeitsklage sei unzulässig, weil er keine Anstalten unter-nommen habe, Ansprüche weiterhin geltend zu machen, und weil sich aus den Umständen, unter denen die Klagerücknahme erfolgt sei, ergebe, dass er kein weiteres Verletzungsverfahren gegen die Klägerin anstrengen werde. Aus kei-nem dieser Umstände ergibt sich eine rechtliche Bindung, die es dem Beklag-ten verwehren würde, seine Absichten zu ändern und die Klägerin erneut in An-spruch zu nehmen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Be-klagte einen ausdrücklichen Verzicht mit der Begründung abgelehnt, er wolle mögliche Schadensersatzansprüche gegen Dritte, die ihn bei der Ausgestaltung des Patents beraten haben, nicht gefährden. In dieser Situation kann es der Klägerin nicht verwehrt werden, eine endgültige Klärung über den Rechts-bestand des Streitpatents herbeizuführen. Dabei ist nach ständiger Rechtspre-
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chung nicht zu prüfen, wieweit ein Vorgehen aus dem Streitpatent Aussicht auf Erfolg hätte (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 1973 – X ZR 23/71, GRUR 1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr mwN).
II. Das Patentgericht hat seine der Klage stattgebende Entscheidung wie folgt begründet:
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Das Streitpatent sei wegen Erweiterung des Schutzbereichs für nichtig zu erklären. Die Erteilung eines Wirtschaftspatents sei gemäß § 6 ErstrG der Ertei-lung eines Patents nach § 58 PatG gleichgestellt. Der Inhaber eines solchen Patents könne in Hinblick auf § 23 PatG grundsätzlich dieselben Rechte geltend machen wie ein Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents. Daraus ergebe sich, dass schon vor Durchführung eines Prüfungsverfahrens nach § 12 ErstrG ein bestimmter Schutzbereich feststellbar sein müsse, von dem Lizenz-geber und Lizenznehmer ausgehen könnten. Die Rechtssicherheit gebiete, dass dieser Schutzbereich im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nicht er-weitert werden dürfe. Entgegen der Auffassung des 4. Nichtigkeitssenats (Urteil vom 17. Januar 2007 – 4 Ni 72/05) könne aus den Vorschriften, nach denen die erteilte Fassung des Patents in dem Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG weitgehend mit einer Patentanmeldung gleichgesetzt werde, keine abweichen-de Schlussfolgerung gezogen werden. Das Gebot der Rechtssicherheit schlie-ße es aus, dem Inhaber eines ungeprüften Wirtschaftspatents die Möglichkeit einzuräumen, in Kenntnis einer Benutzung und der Identität des Benutzers bis zu zwanzig Jahre lang zuzuwarten und erst gegen Ende der Laufzeit im Rah-men eines Prüfungsverfahrens den Schutzbereich zu erweitern. Dies führte zu-dem dazu, dass der Inhaber eines Wirtschaftspatents mit dem Inhaber eines nach dem Patentgesetz erteilten Patents nicht nur gleichgestellt, sondern ein-deutig privilegiert würde. Ein derartiger Wille des Gesetzgebers könne weder dem Gesetz noch der Begründung zum Gesetzentwurf entnommen werden.
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Unabhängig davon sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fas-sung der C5-Schrift durch die internationale Patentanmeldung 84/04466 (K8) vollständig vorweggenommen und durch die französische Patentschrift 806 292 (K6) nahegelegt.
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In der mit dem (seinerzeit gestellten) Hilfsantrag verteidigten Fassung sei der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zu der Fassung nach der C5-Schrift erweitert. Die Beschränkung eines Patents sei nur zulässig, wenn die zur Beschränkung herangezogenen Merkmale in allen Fassungen des Patents als zur Erfindung gehörend offenbart seien. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags enthalte einzelne Merkmale, bei denen diese Voraussetzung nicht erfüllt sei. Diese Merkmale seien zwar in der A1-Schrift offenbart, nicht aber in der C5-Schrift.
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Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergeb-nis stand.
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III. Das Streitpatent betrifft einen getriebelosen Windenergiekonverter.
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1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift war im Stand der Technik eine Vielzahl von Windenergiekonvertern bekannt, darunter auch Aus-führungsformen ohne Getriebe. Das Streitpatent betrifft das technische Prob-lem, einen verbesserten getriebelosen Windenergiekonverter zur Verfügung zu stellen.
2. Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 des Streit-patents in der Fassung der C5-Schrift ein getriebeloser Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern wiedergegeben):
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1. Der getriebelose Windenergiekonverter [C1] weist auf:
a) einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2],
b) einen Drehstuhl [C4] sowie
c) einen Generator [C5].
2. Der Rotor weist eine Rotornabe (4) auf [C3], die
a) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist [C7] und
b) Läufereinrichtungen (19) aufweist [C8].
3. Der Drehstuhl (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit [C6].
4. Auf dem Drehstuhl (10) sind Statoreinrichtungen (20) montiert [C9].
5. Die Läufereinrichtung (19) und die Statoreinrichtungen (20) bil-den den Generator [C10].
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IV. Das Streitpatent ist wegen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 PatG) für nichtig zu erklären.
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1. Ein zunächst ohne vollständige Prüfung erteiltes erstrecktes Patent ist auf entsprechende Klage auch dann für nichtig zu erklären, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG erwei-tert worden ist.
a) Die Regeln über das Nichtigkeitsverfahren und damit auch § 22 Abs. 1 PatG sind auf das Streitpatent anwendbar. Dies ergibt sich aus § 5 ErstrG. Danach sind die die vor dem 1. Mai 1992 geltenden Regeln auf die ge-
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mäß § 4 ErstrG erstreckten gewerblichen Schutzrechte, zu denen auch in der Deutschen Demokratischen Republik angemeldete, ohne vollständige vorherige Prüfung erteilte Wirtschaftspatente gehören, nur noch anzuwenden, soweit es um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer geht. Die Regeln über das Nichtigkeitsverfahren und die Gründe, die zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung eines erteilten Patents führen, betreffen nicht die Schutzfä-higkeit (Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21 Rn. 5).
b) In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist umstritten, ob eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von § 22 Abs. 1 PatG auch dann vorliegt, wenn dies im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG erfolgt ist. Der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage in der angefochtenen Entscheidung bejaht und vor allem darauf abgestellt, dass die Erteilung eines Wirtschaftspatents gemäß § 6 ErstrG der Veröffentlichung der Erteilung eines Patents nach § 58 Abs. 1 PatG gleichstehe und eine spätere Erweiterung des Schutzbereichs aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen sein müsse (BPatG, Urteil vom 9. September 2009 – 5 Ni 13/09, juris Rn. 75 f.). Der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) hat die Frage verneint und für ausschlaggebend gehalten, dass die erteilte Fassung im Prüfungsverfahren weitgehend dieselbe Funktion hat wie eine Anmeldung gemäß § 34 PatG (BPatG, Urteil vom 17. Ja-nuar 2007 – 4 Ni 72/05, juris Rn. 23; dieses Verfahren ist in der Berufungsin-stanz – Xa ZR 68/07 – durch beiderseitige Erledigungserklärung beendet wor-den). Die gleiche Auffassung hatte der 5. Senat in einer älteren Entscheidung (Beschluss vom 23. März 2009 – 5 Ni 6/09) vertreten. In der Literatur ist die Fra-ge, soweit ersichtlich, bisher nicht behandelt worden.
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c) Eine Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen des Prüfungs-verfahrens gemäß § 12 ErstrG ist bei ohne vollständige Prüfung erteilten Wirt-schaftspatenten nicht zulässig.
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(1) Der in seiner heutigen Fassung durch das Gesetz über das Gemein-schaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschafts-patentgesetz, GPatG) vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269) eingeführte Nichtig-keitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs beruht auf dem im deutschen Recht schon zuvor anerkannten und auch dem europäischen Patentrecht (Art. 123 Abs. 3 EPÜ, dazu EPA, Beschluss vom 7. Mai 1999 – T 1149/97 – 3.4.2, ABl. EPA 2000, 659 Abs. 6.1.10 – Fluidwandler; Schulte, GRUR Int. 1989, 460) zu Grunde liegenden Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die All-gemeinheit muss sich darauf verlassen können, dass ein erteiltes Patent nicht nachträglich einen erweiterten Schutzbereich erhält (BT-Drucks. 8/2087, S. 27 zu Nr. 12; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22 Rn. 18; Busse/Schwendy, aaO, § 22 Rn. 25; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., § 26 B III 1 S. 610).
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(2) Dieser Gesetzeszweck verbietet auch die Erweiterung des Schutz-bereichs im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 ErstrG.
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Die Regelung in § 12 ErstrG trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik sowohl Wirt-schaftspatente als auch Ausschließlichkeitspatente ohne vorherige Prüfung auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen erteilt werden konnten. Sie eröffnet dem Patentinhaber und jedem Dritten die Möglichkeit, für Schutzrechte, die nach den Regeln des Einigungsvertrages (Anlage I Kapitel III Sachgebiet E Ab-schnitt II § 3 Abs. 1 Satz 1) in Kraft geblieben und gemäß § 4 ErstrG zum 1. Mai 1992 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt worden sind, eine solche Prüfung nachträglich zu veranlassen. Das Prüfungsverfahren ist weitgehend wie das Verfahren zur Prüfung einer Anmeldung nach den Regeln des Patentgesetzes ausgestaltet. Folgerichtig kommt der zunächst erteilten Fassung des Patents im Prüfungsverfahren im Wesentlichen dieselbe Funktion zu wie einer Patent-anmeldung im Sinne von § 34 PatG. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass der Schutzbereich des Patents im Prüfungsverfahren innerhalb der durch
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den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung vorgegebenen Grenzen erweitert werden kann.
Ein nach § 4 ErstrG erstrecktes Patent entfaltet auch dann unmittelbare Rechtswirkungen gegenüber Dritten, wenn es ohne vollständige Prüfung erteilt worden ist. Gemäß § 6 ErstrG steht die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik der Erteilung des Patents nach § 58 Abs. 1 PatG gleich. Der Eintritt dieser Wirkungen hängt nicht davon ab, wieweit der Erteilung ein Prüfungsverfahren vorausgegangen ist. Dem Inhaber eines nicht auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen ge-prüften Wirtschaftspatents stehen zwar nur in eingeschränktem Umfang Unter-lassungsansprüche zu, weil ein Wirtschaftspatent nach § 7 Abs. 1 ErstrG als Patent gilt, für das eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben worden ist, und diese Wirkung gemäß § 7 Abs. 2 ErstrG nur dann beseitigt werden kann, wenn das Patent auf das Vorliegen aller Schutzvoraussetzungen geprüft wor-den ist. Trotz dieser Einschränkung sind Dritte, die die in § 23 Abs. 3 PatG vor-geschriebene Anzeige abgeben und die patentierte Erfindung benutzen, zumin-dest Vergütungsansprüchen des Berechtigten ausgesetzt. Gegenüber Benut-zern, die die Anzeige nicht abgeben, kann der Berechtigte Ansprüche wegen Patentverletzung geltend machen, insbesondere also Unterlassung und Scha-densersatz verlangen. Anders als nach § 17 Abs. 2 des Patentgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 27. Oktober 1983 (GBl. I S. 284) darf nach den seit 1. Mai 1992 geltenden Bestimmungen auch eine gerichtliche Ent-scheidung über diese Ansprüche ergehen, ohne dass ein Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist. Ein Dritter, der wegen Verletzung eines nicht vollstän-dig geprüften Wirtschaftspatents auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommen wird, hat lediglich die Möglichkeit, abweichend von § 81 Abs. 2 PatG, dessen Anwendbarkeit in § 12 Abs. 4 ErstrG ausgeschlossen ist, schon vor Einleitung und Abschluss eines Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens Nich-tigkeitsklage zu erheben.
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Angesichts dieser Rechtswirkungen hat die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse daran, dass der Schutzbereich eines ohne vollständige Prüfung erteil-ten Patents nicht nachträglich erweitert wird. Solange eine solche Prüfung nicht erfolgt ist, kann und muss sich ein Dritter anhand der erteilten Fassung des Pa-tents Aufschluss darüber verschaffen, ob ein von ihm beabsichtigtes Verhalten von den Merkmalen des Patents Gebrauch macht. Maßgeblich hierfür ist auch bei einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent dessen Schutzbereich, nicht ein möglicherweise darüber hinausgehender Offenbarungsgehalt der Pa-tentschrift. Auch wenn das nicht vollständig geprüfte Patent nach Maßgabe von § 12 ErstrG nachträglich einer Prüfung unterworfen werden kann, steht es ge-mäß § 6 ErstrG in seinen Wirkungen schon vor dieser Prüfung einem nach § 49 PatG erteilten Patent gleich. Für die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, ist deshalb auch vor der Durchführung des Prüfungsverfahrens nach § 12 Abs. 1 ErstrG dessen nach § 14 PatG zu bestimmender Schutzbereich maßgeblich. Ein Dritter, der objektiv zutreffend zu dem Ergebnis kommt, dass eine von ihm beabsichtigte Handlung nicht in den Schutzbereich des Patents fällt, hat ein berechtigtes und schützenswertes Interesse daran, dass sein Verhalten nicht dadurch als Patentverletzung bewertet werden kann, dass der Schutzbereich des zunächst erteilten Rechts später erweitert wird. Dies gilt unabhängig davon, wieweit vor der Erteilung des Patents das Vorliegen der Schutzvoraussetzun-gen geprüft worden ist.
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Dem steht nicht entgegen, dass auch eine Patentanmeldung (§ 34 PatG) nach ihrer Veröffentlichung gewisse Rechtswirkungen gegenüber Dritten entfal-tet. Zwar ist die aus § 7 ErstrG und § 23 PatG resultierende Vergütungspflicht im Falle einer ordnungsgemäßen Anzeige gemäß § 23 Abs. 3 PatG in mancher Beziehung vergleichbar mit der in § 33 PatG vorgesehenen Entschädigungs-pflicht für den Zeitraum nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Mög-lichkeit der Einsicht in die Akten einer Patentanmeldung. Die Rechte aus einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent sind jedoch – anders als die Rechte
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aus einer Patentanmeldung – nicht auf diesen Entschädigungsanspruch be-schränkt, sondern reichen erheblich weiter. Deshalb besteht auch ein erhöhtes Schutzbedürfnis zugunsten des Rechtsverkehrs.
Der Senat verkennt nicht, dass es dem Gesetzgeber freigestanden hätte, ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Wirtschafts- oder Ausschließungspatent einer veröffentlichten Patenanmeldung gleichzustellen – mit der Wirkung, dass dem Berechtigten bis zu einer Aufrechterhaltung des Patents im Prüfungsver-fahren gemäß § 12 ErstrG keine Unterlassungsansprüche zugestanden hätten, er aber die Möglichkeit gehabt hätte, die Patentansprüche unabhängig von der ursprünglichen Anspruchsfassung innerhalb der durch den Inhalt der Anmel-dung vorgegebenen Grenzen umzuformulieren. Eine solche Ausgestaltung ist im Gesetzgebungsverfahren auch erwogen worden (BT-Drucks. 12/1399, S. 36 zu § 6; vgl. v. Mühlendahl/Mühlens, GRUR 1992, 725, 735). Der Gesetzgeber hat diesen Ansatz aber verworfen und eine ohne vollständige Prüfung erfolgte Patenterteilung mit der Veröffentlichung eines Hinweises gemäß § 58 Abs. 1 PatG gleichgestellt. Damit hat er den Inhabern solcher Schutzrechte weiter-gehende Befugnisse zugebilligt. Mangels einer abweichenden Bestimmung im Erstreckungsgesetz oder sonstigen einschlägigen Vorschriften müssen dem Patentinhaber konsequenterweise auch die Beschränkungen zur Last fallen, die sich im Interesse des Vertrauensschutzes zugunsten der Allgemeinheit aus der Erteilung eines Patents ergeben. Hierin liegt entgegen der Auffassung des Be-klagten keine Schlechterstellung von ohne vollständige Prüfung erteilten DDR-Patenten gegenüber Patenten, die nach den Vorschriften des Patentgesetzes erteilt werden. Gerade weil ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Patent ge-mäß § 6 ErstrG grundsätzlich dieselben Wirkungen hat wie ein nach einer sol-chen Prüfung erteiltes Patent, darf es im vorliegenden Zusammenhang nicht mit einer bloßen Anmeldung gleichgesetzt werden. Vielmehr muss es denselben Regeln unterworfen sein wie jedes andere erteilte Patent.
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Der Umstand, dass die Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen eines nach Erteilung durchgeführten Prüfungsverfahrens nach dem Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik für zulässig angesehen worden ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Wie bereits dargelegt sind für das erstreckte Schutzrecht nunmehr gemäß § 5 ErstrG die Regeln des Patentgesetzes und damit § 22 PatG maßgeblich. Den Regeln des Erstreckungsgesetzes kann nicht entnommen werden, dass ohne vollständige Prüfung erteilte Patente insoweit einer Sonderregelung unterliegen sollen. Aus der Gleichstellung solcher Schutzrechte mit einem gemäß § 58 Abs. 1 PatG wirksam gewordenen Patent ergibt sich vielmehr, dass sie grundsätzlich denselben Regelungen unterliegen sollen wie ein solches Patent.
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Für diese Beurteilung spricht schließlich die Parallele zum Gebrauchs-musterrecht. Ein Gebrauchsmuster ist mit den hier in Rede stehenden Schutz-rechten insoweit vergleichbar, als es ohne Prüfung der Schutzvoraussetzungen eingetragen wird und im Fall seiner Schutzfähigkeit unmittelbare Wirkungen gegenüber Dritten entfaltet. Der Inhaber des Gebrauchsmusters kann den Ge-genstand des Schutzrechts nachträglich dadurch ändern, dass er sich auf eine abweichende Fassung des Schutzbegehrens beruft. Dies ist aber nur dann zu-lässig, wenn die neue Fassung auf die ursprüngliche Offenbarung gestützt wer-den kann und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde lie-genden Schutzansprüche liegt (BGH, Urteil vom 13. Mai 2003 – X ZR 226/00, BGHZ 155, 51, 56 = GRUR 2003, 867 – Momentanpol I). Auch hier bildet mithin der aus der eingetragenen Fassung abzuleitende Schutzbereich die Grenze für nachträgliche Änderungen des Schutzbegehrens.
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Ein dem Beklagten günstigeres Ergebnis kann nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt im Prüfungsver-fahren gemäß § 12 ErstrG eine Erweiterung des Schutzbereichs für zulässig angesehen hat. Selbst wenn der Vortrag des Beklagten zuträfe, wonach dies
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der ständigen Praxis des Patentamts entsprochen habe, könnte daraus nicht gefolgert werden, dass entsprechend erweiterte Schutzrechte entgegen § 22 PatG Bestand haben können. Einem entsprechenden Vertrauensschutz des Patentinhabers steht das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit an einer ver-lässlichen Eingrenzung des Schutzbereichs entgegen.
2. Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Prüfungsverfahren erwei-tert worden.
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a) Nach der A1-Schrift (K3) weist ein erfindungsgemäßer Windenergie-konverter folgende Merkmale auf:
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1′ Der Windenergiekonverter für ein Energieversorgungssystem
a’ vereinigt einen Windenergieumsetzer mit dem Windener-giespeicher
b’ und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff.
2′ Der Rotor weist eine Rotornabe (4) auf.
a’ Beide Energieübertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet und rotieren um die Rotorachse (11).
b’ Die Rotornabe (4) ist dem Kanzelrotor angepasst.
c’ In die Rotornabe (4) sind die Flügelarme (7) des Wind-energiekonverters eingelassen.
d’ Der Umfang der Rotornabe (4) ist als Zahnkranz (14) ge-staltet.
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3′ Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest ver-bunden.
4′ Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Dreh-stuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert und dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20).
b) Die Merkmale 1a’, 1b’, 2b’, 2c’ und 2d’ sind, wie auch der Beklagte nicht verkennt, in Patentanspruch 1 in der Fassung nach der C5-Schrift nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents erfasst in dieser Fassung folg-lich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht aufwei-sen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dieser Fassung führt.
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V. Patentanspruch 1 kann auch in der Fassung nach den Hilfsanträgen keinen Bestand haben. Alle diese Fassungen sind durch den Inhalt der ur-sprünglich eingereichten Unterlagen nicht gedeckt und müssten deshalb zu ei-ner Erweiterung gegenüber diesen führen.
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1. Nach diesen Fassungen weist der erfindungsgemäße Windenergie-konverter folgende Merkmale auf (die abweichende Gliederung des Patent-gerichts und die zusätzliche Einfügung gemäß dem dritten und vierten Hilfsan-trag sind in eckigen Klammern wiedergegeben):
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11 Der Windenergiekonverter für ein Energieversorgungssystem [A1] weist auf:
a1 einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C2],
b1 einen Drehstuhl [C4] sowie
c1 einen Generator [C5].
d1 Der Windenergiekonverter vereinigt einen Windenergie-umsetzer mit dem Windenergiespeicher [A2] [A3]
e1 und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen Windenergiekonvertern jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff [A4] [A5].
f1 Der Windenergiekonverter ist derart getriebelos ausge-führt, dass zur Übertragung der Kraft aus den Rotorflügeln kein gesondertes Getriebe angeordnet ist [C1].
21 Der Rotor umfasst eine Rotornabe (4) [C3], die
a1 um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [C7] und
b1 Läufereinrichtungen aufweist [C8].
c1 Beide Energieübertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet [A9] und rotieren um die Rotorachse (11) [A10].
d1 Die Rotornabe ist dem Kanzelrotor (5) angepasst [A6].
e1 In die Rotornabe sind die Flügelarme (7) des Windener-giekonverters eingelassen [A7].
f1 Der Umfang der Rotornabe ist als Zahnkranz (14) gestal-tet [A8].
31 Der Drehstuhl bildet mit der Rotorachse eine Einheit [C6].
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41 Auf dem Drehstuhl sind Statoreinrichtungen montiert [C9].
51 Die Läufereinrichtung und die Statoreinrichtungen bilden den Generator [C10].
61 Die Rotorachse (11) ist mit dem Kanzeldrehstuhl (10) fest ver-bunden [A11].
71 Der Kanzeldrehstuhl ist um die vertikale Achse in den Dreh-stuhllagern (10.1-10.2) drehbar gelagert [A12] und dient als Träger der Generatoren (12) oder Statoren (20) [A13].
[81 Die Anpassung der Rotornabe an den Kanzelrotor (5) ist da-durch realisiert, dass der konusförmige Teil des Rotors eben-falls in der äußeren Kontur der Nabe ausgeführt ist [Z1].]
91 Die beiden Energieübertragungselemente (Rotorblätter und Zahnkranz [Z2]) sind zwischen zwei Ebenen an der Nabe an-geordnet, die senkrecht zur Rotationsachse der Nabe durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen [Z3].
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Wie bei in dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag sind auch in dieser Fassung die Merkmale aus der A1-Schrift und die Merkmale aus der C5-Schrift zusammengefasst und um die zusätzlichen Merkmale 91 und (nur nach dem dritten und dem vierten Hilfsantrag) 81 ergänzt.
2. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Fassungen schon deshalb unzulässig sind, weil nicht alle darin aufgeführten Merkmale in der C5-Schrift als zur Erfindung gehörend enthalten sind. Alle mit den Hilfsanträgen verteidig-ten Fassungen führen jedenfalls deshalb nicht zu einer schutzfähigen Fassung
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des Streitpatents, weil ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich einge-reichten Unterlagen hinausgeht.
a) Der in Merkmal 2f1 vorgesehene Zahnkranz am Umfang der Rotor-nabe, auf den auch in Merkmal 91 Bezug genommen wird, ist in den ursprüng-lich eingereichten Unterlagen (anders als in der C5-Schrift) zwar offenbart. We-der aus den Patentansprüchen noch aus dem sonstigen Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geht aber eine Kombination dieses Merkmals mit Merkmal 2b1, also der Anbringung von Läufereinrichtungen an der Rotornabe, als zur Erfindung gehörend hervor.
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In der Anmeldung (Erteilungsakten Bl. 15-30) werden zwei alternative Ausführungsbeispiele beschrieben, bei denen die Kraftübertragung entweder dadurch erfolgt, dass der Umfang der Rotornabe (4) als Zahnkranz (14) gestal-tet ist, der über ein Ritzel (13) den Läufer des Generators (12) antreibt, oder dadurch, dass die Rotornabe (4) mit Läufereinrichtungen (19) bestückt ist, die mit der Statoreinrichtung (20) ein elektromotorisches System bilden (vgl. S. 3 Z. 66-70 der insoweit inhaltsgleichen A1-Schrift).
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Diese beiden Methoden der Kraftübertragung schließen sich gegenseitig aus. Eine teilweise Kombination der beiden Methoden in der Form, dass die Rotornabe mit Läufereinrichtungen bestückt, zugleich aber mit einem Zahn-kranz versehen wird, der für andere Funktionen eingesetzt werden kann, geht in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder aus der Beschreibung noch aus den Patentansprüchen hervor. In Patentanspruch 9 der Anmeldung, der die zweite Methode der Kraftübertragung aufgreift, ist ein Zahnkranz gerade nicht aufgeführt. Eine Kombination der Merkmale 2b1 und 2f1, wie sie erstmals in der A1-Schrift vorgenommen wurde, indem Patentanspruch 9 als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 ausgestaltet ist, kann den ursprünglich eingereichten Unter-lagen damit nicht als zur Erfindung gehörend entnommen werden.
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b) Angesichts dessen führt die Kombination der Merkmale 2b1 und 2f1 zu einer unzulässigen Erweiterung.
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Ein Patent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise vertei-digt werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen wer-den, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den An-meldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist (Senatsurteil vom 14. Mai 2009 – Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 36 Rn. 25 – Hei-zer).
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c) Der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellte Antrag auf “Verschiebung der Priorität” führt zu keiner anderen Beur-teilung. Die nach früherem Recht gegebene Möglichkeit, die Folgen einer unzu-lässigen Erweiterung dadurch zu vermeiden, dass als Tag der Einreichung der-jenige Tag behandelt wird, an dem die geänderten Unterlagen eingereicht wor-den sind, besteht nach der seit dem 1. Januar 1968 geltenden Rechtslage (§ 26 Abs. 5 Satz 2 PatG aF, nunmehr § 38 Satz 2 PatG) nicht mehr (BGH, Be-schluss vom 12. Juli 1979 – X ZB 14/78, BGHZ 75, 143, 145 f. = GRUR 1979, 847 – Leitkörper). Gemäß § 38 Satz 2 PatG ist es generell ausgeschlossen, aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte herzulei-ten.
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VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.
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Keukenschrijver Berger Grabinski
Bacher Hoffmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.09.2009 – 5 Ni 13/09 –

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