MPEG-2-Videosignalcodierung-Patent: Videobilder können als Folge von Videobilddaten als Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und damit Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen

a) Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmit-telbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als sol-ches Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.
b) Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Video-bildcodierungsverfahrens anzusehen, wird vom Erzeugnisschutz auch ein Datenträger erfasst, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Daten-trägers darstellt.
c) Ist ein derartiger Datenträger (hier: digitales Videomasterband) mit Zustim-mung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, hält sich auch die Herstellung weiterer Datenträger (hier: DVDs), die die erfindungsgemäß co-dierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Pa-tentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der er-zeugten Datenfolge.
d) Die Lieferung von Datenträgern mit der erfindungsgemäßen Datenfolge, die nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentinhaber im Rahmen einer Testbestellung durch Zurverfügungstellung der Datenfolge veranlasst hat, kann die Ge-fahr künftiger patentverletzender Handlungen begründen, wenn der Lieferant in Unkenntnis der Erschöpfung handelt.
e) Ein optischer Datenträger, der Daten enthält, die mittels eines patentge-schützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden können, stellt nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens bezieht.

BGH URTEIL X ZR 33/10 vom 21. August 2012 – MPEG-2-Videosignalcodierung

PatG § 9 Satz 2 Nr. 3, § 10 Abs. 1

a) Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmit-telbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als sol-ches Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.
b) Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Video-bildcodierungsverfahrens anzusehen, wird vom Erzeugnisschutz auch ein Datenträger erfasst, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Daten-trägers darstellt.
c) Ist ein derartiger Datenträger (hier: digitales Videomasterband) mit Zustim-mung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, hält sich auch die Herstellung weiterer Datenträger (hier: DVDs), die die erfindungsgemäß co-dierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Pa-tentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der er-zeugten Datenfolge.
d) Die Lieferung von Datenträgern mit der erfindungsgemäßen Datenfolge, die nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentinhaber im Rahmen einer Testbestel-
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lung durch Zurverfügungstellung der Datenfolge veranlasst hat, kann die Ge-fahr künftiger patentverletzender Handlungen begründen, wenn der Lieferant in Unkenntnis der Erschöpfung handelt.
e) Ein optischer Datenträger, der Daten enthält, die mittels eines patentge-schützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden können, stellt nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens bezieht.
BGH, Urteil vom 21. August 2012 – X ZR 33/10 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Rich-ter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 28. Januar 2010 verkünde-te Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Um-fang der nachfolgenden Änderung des Ersturteils aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten werden das Urteil der 4a-Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 7. Oktober 2008 ab-geändert und die Klage abgewiesen, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt und die Klage nicht zurückgenommen oder der Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt worden ist.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des am 3. Dezember 1991 angemel-deten, für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten und inzwi-schen wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschenen europäischen Patents 630 157, das Systeme und Verfahren zur Codierung alternierender Halbbilder in Zeilen-sprungbildsequenzen von Videobildern betrifft. Die ein Codierungs- und Decodie-rungsverfahren betreffenden Patentansprüche 11 und 25 lauten in der Verfahrens-sprache:
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“11. A method for encoding video data representative of successive frames of video images, the video data for each frame having interlaced first and second fields, the method comprising the steps of (a) receiving a sequence of frames of video data and (b) separating the data for each frame into its first and second fields, characterized in that the method further comprises the steps of:
(c) deriving one or more first motion vectors (FMV) each associated with a respective block of pixel data from the first field of a current frame (Ei(t)) and with a corresponding block of pixel data from the second field of the current frame (Oc1(t));
(d) deriving one or more second vectors (CMV) each associated with a respective block of pixel data from the first field of the current frame (Ei(t)) and with a corresponding block of pixel data from the first field of the immediately preceding frame (Ec1(t-1));
(e) storing the second field of the current frame (Oc1(t)), the first field of the current frame (Ei(t)), the first field of the immediately preceding frame (Ec1(t-1)), one or more first motion vectors derived in step (c), and one or more second motion vectors derived in step (d);
(f) determining from the one or more stored first motion vectors and/or the one or more stored second motion vectors, best mode information for predicting one or more blocks of pixel data, each associated with a respective stored first or second motion vector, and each having the least pixel error when compared with the corresponding block of pixel data of the first field of the current frame;
(g) determining pixel error data representative of any pixel error between the one or more predicted blocks of pixel data and the one or more corresponding blocks of pixel data of the first field of the current frame; and
(h) providing signals representing the second field of the current frame, the best mode motion vector data, and the pixel error data.
25. A decoding method for encoded video data representing a sequence of frames of video images, the video data for each frame having inter-laced first and second fields, the method comprising the step of (a) re-ceiving encoded video data for successive frames, characterized in that the method further comprises the steps of:
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(b) separating the encoded data for each frame into (i) first motion vector data, if any, associated with one or more blocks of pixel data of the second field of a current frame (Oc(t)) and with one or more corre-sponding blocks of pixel data of a first field of the current frame (Ec(t)), (ii) second motion vector data, if any, associated with one or more blocks of pixel data of the first field of an immediately preceding frame (Ec1(t-1)) and with one or more corresponding blocks of pixel data of the first field of the current frame, (iii) pixel error data representative of any pixel error in each block of pixel data associated with the first and/or second motion vector data when compared with the corre-sponding block of pixel data of the first field of the current frame (Ec(t)), and (iv) the second field of the current frame;
(c) selecting one or more blocks of pixel data of the second field of the current frame associated with the first motion vector data and/or one or more blocks of pixel data of the first field of an immediately preced-ing frame associated with the motion vector data associated with the second motion vector data;
(d) deriving from the block or blocks of pixel data selected in step (c), one or more blocks of pixel data each having the lowest pixel error when compared with the corresponding block of pixel data of the first field of the current frame;
(e) generating a predicted first field of the current frame (Ec1(t)) from the one or more blocks of pixel data derived in step (d) and the pixel error data for the same one or more blocks of pixel data; and
(f) generating the current frame of video image data from the predicted first field of the current frame and the second field of the current frame separated from the received encoded video data.”
Wegen des Wortlauts von Patentanspruch 21, der ein das Decodierungsver-fahren betreffendes Decodierungssystem betrifft, wird auf die Klagepatentschrift Be-zug genommen.
Die Klägerin hatte das Klagepatent in einen von der M. , C. (im Folgenden: MPEG LA), verwal-
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teten Patentpool eingebracht. Die Poolpatente beziehen sich auf einen internationa-len Standard der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) für Codie-rungsverfahren im Zusammenhang mit der Übertragung und Speicherung von Video-signalen (MPEG2-Standard). Die Inhaber der einzelnen eingebrachten Schutzrechte haben der MPEG LA eine weltweite einfache Patentlizenz erteilt. Die MPEG LA ge-währt Unternehmen für die Codierung von Videodaten nach dem MPEG2-Standard in standardisierten Verträgen weltweite einfache Unterlizenzen.
Die Beklagte ist ein in Griechenland ansässiges Unternehmen, das optische Videodatenspeicher (Digital Video Discs – DVDs) herstellt und vertreibt. Einen Stan-dard-Pool-Lizenzvertrag hat sie bisher nicht abgeschlossen. Die Klägerin hat die Be-klagte auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz begehrt. Der Klageerhebung liegt eine von der Klägerin initiierte Testbestellung durch eine Frau P. zugrunde, die unter dem Briefkopf “E. M. P.” in Frankfurt/Main im Februar 2007 von der Be- klagten ein Angebot für die Herstellung von 500 DVDs “Erdbebenmessung in Deutschland” erbat. Nachdem die Beklagte ihre Preise genannt hatte, übermittelte Frau P. ihr für die Herstellung als DVD-Master ein Digital Linear Tape (DLT) mit den bereits codierten Videodaten. Die Beklagte stellte die DVDs in einem üblichen Ver-fahren her, bei dem die Daten zunächst in einen Glassmaster eingeprägt werden, von dem ein Abdruck auf einem Stempel (Stamper) gefertigt wird, mit dem die op-tisch auslesbare Datenstruktur in DVD-Rohlinge gepresst wird, und sandte sie an die angegebene Lieferanschrift “E. M. P.” in Köln.
Das Landgericht hat die Beklagte, soweit im Revisionsverfahren noch von In-teresse, unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, optische Datenträger mit codierten Videodaten, die aufeinander folgende Vollbilder von Vide-obildern repräsentieren und bei denen die Videodaten für jedes Vollbild verschachtel-
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te erste und zweite Teilbilder besitzen, als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens mit den in Patentanspruch 11 genannten Verfahrensschritten anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufüh-ren oder zu besitzen und/oder optische Datenträger anzubieten und/oder zu liefern, die für Decodierungssysteme für codierte Videodaten geeignet und bestimmt sind, die eine Sequenz von Vollbildern von Videobildern repräsentieren, wobei die Video-daten für jedes Vollbild erste und zweite verschachtelte Teilbilder besitzen und das System die Merkmale von Patentanspruch 21 aufweist, und/oder solche optischen Datenträger anzubieten und/oder zu liefern, die für ein Decodierungsverfahren für solche codierten Videodaten geeignet und bestimmt sind, das die Schritte von Pa-tentanspruch 25 aufweist. Ferner hat das Landgericht die Beklagte zur Rechnungs-legung nach näher bezeichneter Maßgabe für das Verfahren nach Patentan-spruch 11 betreffende Verletzungshandlungen verurteilt und insoweit ihre Verpflich-tung zur Leistung von Schadensersatz festgestellt sowie schließlich der Klägerin ei-nen Auskunftsanspruch wegen unmittelbarer und mittelbarer Verletzung zugespro-chen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision hat die Beklagte ihren Klageab-weisungsantrag zunächst in vollem Umfang weiterverfolgt; nachdem das Klagepatent im Verlauf des Revisionsverfahrens wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist, haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs mit widerstreitenden Kostenanträgen übereinstimmend für erledigt erklärt; im Übrigen tritt die Klägerin dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die Revision hat Erfolg und führt zur Klageabweisung, soweit keine Erledigung in der Hauptsache eingetreten ist.
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I. Zu Recht hat das Berufungsgericht die Klage als zulässig angesehen.
1. Es hat rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet die internatio-nale Zuständigkeit der deutschen Gerichte nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bejaht. Die Klage ist auf eine Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 630 157 durch Lieferung von DVDs in die Bundesre-publik Deutschland gestützt. Es wird mithin die Verletzung eines inländischen Schutzrechts durch eine Handlung geltend gemacht, deren den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung begründender Erfolgsort im Inland liegt. Ob die Handlungen der Beklagten tatsächlich die geltend gemachte Patentverletzung begründen, ist kei-ne Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit der Klage (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 – VI ZR 122/09, NJW-RR 2010, 1554-1558).
2. Die Klage ist auch nicht deshalb unzulässig, weil die Beklagte auf der Grundlage des Testkaufs gleichzeitig in acht weiteren Verfahren, in denen die Ent-scheidungen des Berufungsgerichts ebenfalls mit der Nichtzulassungsbeschwerde angegriffen worden sind, von anderen, dem Patentpool angehörenden Patentinha-bern ebenfalls wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden ist. Entge-gen der Meinung der Revision rechtfertigt dieser Umstand allein nicht die Annahme, die Rechtsverfolgung durch die Klägerin sei rechtsmissbräuchlich.
Die von der Revision gezogene Parallele zu der Rechtsprechung des Bundes-gerichtshofs zur missbräuchlichen Mehrfachverfolgung ein und desselben wettbe-werbswidrigen Verhaltens (vgl. BGH, Urteil vom 6. April 2000 – I ZR 76/98, BGHZ 144, 165 – Missbräuchliche Mehrfachverfolgung; vom 17. Januar 2002 – I ZR 241/99, BGHZ 149, 371 – Missbräuchliche Mehrfachabmahnung; vom 26. Juni 2008 – I ZR 221/05, GRUR 2008, 915 – 40 Jahre Garantie) ist verfehlt. Die Beklagte wird nicht von mehreren Klägern in getrennten Prozessen wegen derselben Rechtsverletzung in Anspruch genommen, sondern allein die Klägerin macht – wie die Kläger der weite-
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ren Verfahren – die Verletzung eines ihrer Schutzrechte durch die angegriffenen Handlungen der Beklagten geltend. Dies kann ihr auch dann nicht verwehrt werden, wenn die Klagen – wie ersichtlich der Fall – koordiniert und gemeinsam vorbereitet worden sind, da die Verletzung jedes Patents gesondert zu prüfen und auch die rechtliche Beurteilung sowohl des geltend gemachten Schutzes des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses als auch der geltend gemachten mittelbaren Patentverlet-zung davon abhängt oder jedenfalls abhängen kann, was im Einzelfall Gegenstand des Patentschutzes ist. Ob etwas anderes zu gelten hätte, wenn ohne vernünftigen Grund eine Vielzahl von Schutzrechten geltend gemacht würde, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung.
II. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Codieren von Videodaten (Pa-tentanspruch 11), die aufeinander folgende Vollbilder von Videobildern re-präsentieren,
(1) bei dem die Videodaten für jedes Vollbild verschachtelte erste und zweite Teilbilder besitzen und
(2) das Verfahren die folgenden Schritte enthält:
(a) Empfangen einer Sequenz von Vollbildern von Videodaten und
(b) Separieren der Daten für jedes Vollbild in dessen erste und zweite Teilbilder;
(c) Ableiten eines oder mehrerer erster Bewegungsvektoren (SMV), wovon jeder einem jeweiligen Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes eines momentanen Vollbildes (Ei[t]) und einem entsprechenden Block von Pixeldaten des zweiten Teilbildes des momentanen Vollbildes (Oc1[t]) zugeordnet ist;
(d) Ableiten eines oder mehrerer zweiter Bewegungsvektoren (CMV), wovon jeder einem Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes und einem entsprechen-
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den Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes des unmittelbar vorhergehenden Vollbildes (Ec1[t-1]) zugeordnet ist;
(e) Speichern des zweiten sowie des ersten Teilbildes des momen-tanen Vollbildes und des ersten Teilbildes des unmittelbar vor-hergehenden Vollbildes, eines oder mehrerer erster Bewe-gungsvektoren, die im Schritt (c) abgeleitet wurden, sowie eines oder mehrerer zweiter Bewegungsvektoren, die im Schritt (d) abgeleitet wurden;
(f) Bestimmen von Informationen bezüglich des besten Modus aus dem einen oder den mehreren gespeicherten ersten Bewe-gungsvektoren und/oder dem einen oder den mehreren gespei-cherten zweiten Bewegungsvektoren, um einen oder mehrere Blöcke von Pixeldaten vorherzusagen, wovon jeder einem ent-sprechenden gespeicherten ersten oder zweiten Bewegungs-vektor zugeordnet ist und wovon jeder den geringsten Pixelfeh-ler im Vergleich zum entsprechenden Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes besitzt;
(g) Bestimmen von Pixelfehlerdaten, die irgendeinen Pixelfehler zwischen dem einen oder den mehreren vorhergesagten Blö-cken von Pixeldaten und dem einen oder den mehreren ent-sprechenden Blöcken von Pixeldaten des ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes repräsentieren; und
(h) Erzeugen von Signalen, die das zweite Teilbild des momenta-nen Vollbildes, die Bewegungsvektordaten bezüglich des bes-ten Modus und die Pixelfehlerdaten repräsentieren.
Das Klagepatent betrifft des Weiteren ein Decodierungsverfahren (Patentan-spruch 25) für codierte Videodaten, die eine Sequenz von Vollbildern von Videobil-dern repräsentieren, wobei die Videodaten für jedes Vollbild erste und zweite ver-schachtelte Teilbilder besitzen und das Verfahren folgende Schritte umfasst:
(a) Empfangen codierter Videodaten für aufeinander folgende Vollbil-der;
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(b) Separieren der codierten Daten für jedes Vollbild in
(i) erste Bewegungsvektordaten, die in einem oder mehreren Blö-cken von Pixeldaten des zweiten Teilbildes des momentanen Vollbildes und einem oder mehreren entsprechenden Blöcken von Pixeldaten eines ersten Teilbildes des momentanen Vollbil-des zugeordnet sind,
(ii) zweite Bewegungsvektordaten, die, sofern vorhanden, einem oder mehreren Blöcken von Pixeldaten des ersten Teilbildes ei-nes unmittelbar vorhergehenden Vollbildes und einem oder mehreren entsprechenden Blöcken von Pixeldaten eines ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes zugeordnet sind,
(iii) Pixelfehlerdaten, die irgendeinen Pixelfehler in jedem Block von Pixeldaten, der den ersten und/oder zweiten Bewegungsvek-tordaten zugeordnet ist, im Vergleich zu dem entsprechenden Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes repräsentieren, sowie
(iv) das zweite Teilbild des momentanen Vollbildes;
(c) Auswählen eines oder mehrerer Blöcke von Pixeldaten des zweiten Teilbildes des momentanen Vollbildes, die den ersten Bewegungs-vektordaten zugeordnet sind, und/oder eines oder mehrerer Blöcke von Pixeldaten des ersten Teilbildes eines unmittelbar vorherge-henden Vollbildes, die den zweiten Bewegungsvektordaten zuge-ordnet sind;
(d) Ableiten aus dem Block oder den Blöcken von Pixeldaten, die im Schritt (c) ausgewählt werden, eines oder mehrerer Blöcke von Pi-xeldaten, wovon jeder den niedrigsten Pixelfehler im Vergleich zu dem entsprechenden Block von Pixeldaten des ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes besitzt;
(e) Erzeugen eines vorhergesagten ersten Teilbildes des momentanen Vollbildes aus dem einen oder den mehreren Blöcken von Pixelda-ten, die im Schritt (d) abgeleitet werden, und aus den Pixelfehlerda-ten für denselben Block oder dieselben mehreren Blöcke von Pixel-daten; und
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(f) Erzeugen des momentanen Vollbildes von Videobilddaten aus dem vorhergesagten ersten Teilbild des momentanen Vollbildes und dem zweiten Teilbild des momentanen Vollbildes, die aus den emp-fangenen codierten Videodaten separiert werden.
Das Klagepatent betrifft des Weiteren ein Decodierungssystem (Patentan-spruch 21) für codierte Videodaten, das sinngemäß die Merkmale von Patentan-spruch 25 aufweist.
III. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe den Gegen-stand von Patentanspruch 11 des Klagepatents unmittelbar benutzt, weshalb der Klägerin Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Rechnungslegung aus § 139 Abs. 1 und 2, § 140b PatG, §§ 259, 260 BGB, § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG zustün-den. Dies hat es im Wesentlichen wie folgt begründet: Aufgrund der vom Landgericht festgestellten Befolgung des MPEG-2-Standards sei mangels entgegenstehender Anhaltspunkte davon auszugehen, dass es bei der Codierung der Daten zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen sei, denn der Standard kenne ein Verfahren zur Vorhersagecodierung eines Zeilensprungbildsignals, wie es das Kla-gepatent lehre. Eine DVD mit solchen Daten sei als unmittelbares Erzeugnis des mit diesem Patentanspruch unter Schutz gestellten Verfahrens i.S. von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG anzusehen. Patentanspruch 11 betreffe kein Arbeits-, sondern ein Herstel-lungsverfahren. Ob auch nichtkörperliche Verfahrenserzeugnisse unter den Erzeug-nisschutz fielen, könne dahinstehen, weil mit der Klage optische Datenträger ange-griffen würden, auf denen die Daten mithilfe von entlang einer Aufzeichnungsspur vorgesehenen Vertiefungen und Erhebungen gespeichert seien. Unmittelbarkeit im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG sei zu bejahen, wenn sich das angegriffene Erzeug-nis als ein Zwischenprodukt darstelle, das im Anschluss an das patentgeschützte Verfahren zwar weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden sei, das pa-tentierte Verfahren aber zur Hervorbringung des Erzeugnisses bestimmungsgemäß
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und nach der Verkehrsanschauung wesentlich beigetragen habe und das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht eingebüßt habe. So verhalte es sich hier. Nach der Codierung würden die in das MPEG-2-Format über-tragenen Videodaten durch Speicherung im Rechner dauerhaft materialisiert. Wäh-rend der anschließenden Schritte bis zur Herstellung der DVDs behielten die Daten ihre durch das Verfahren erhaltenen charakteristischen Eigenschaften unverändert bei.
Für den Schutz aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG sei allein entscheidend, dass das fragliche Produkt (DVD) als unmittelbares Resultat des patentgeschützten Herstel-lungsverfahrens anzusehen sei. Es bleibe den Verbietungsrechten des Schutzrechts-inhabers auch dann ausgesetzt, wenn es sich nicht mehr in der Hand desjenigen be-finde, der das patentgemäße Verfahren durchgeführt habe. Deshalb werde die Be-klagte nicht dadurch entlastet, dass die in ihren DVDs erhalten gebliebene Aufzeich-nungsstruktur nicht von ihr selbst, sondern von dritter Seite aufgebracht worden sei.
Die Rechte aus dem Klagepatent seien nicht erschöpft. Erschöpfung sei nicht im Hinblick darauf eingetreten, dass – nach dem Vortrag der Beklagten – zur Herstel-lung des der Beklagten übersandten Masterbandes (DLT) ein von MPEG LA lizen-ziertes Codiergerät und Codierungsprogramm verwendet worden seien. Aus dieser Lizenz könnten gewerbliche Kunden der Codiergeräte-Lizenznehmer nicht die Er-laubnis zur Codierung von MPEG-2-Videos herleiten; dafür benötigten sie vielmehr, was rechtlich unbedenklich sei, eine eigene Lizenz. Das Masterband sei auch nicht dadurch in einer die Rechte aus dem Klagepatent konsumierenden Weise in den Verkehr gelangt, dass die Testkäuferin es der Beklagten mit Billigung der Klägerin zur Verfügung gestellt habe. Ein zur Erschöpfung führendes Inverkehrbringen liege (nur) vor, wenn ein erfindungsgemäßer Gegenstand begeben werde und der Schutz-
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rechtsinhaber hierdurch den wirtschaftlichen Wert der Erfindung realisiere. Die Ver-fügungsgewalt an dem Masterband sei der Beklagten jedoch ausschließlich zum Zweck eines Testkaufs übertragen worden, um deren Rechtstreue zu verifizieren.
IV. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung in einem entscheiden-den Punkt nicht stand.
1. Dem Berufungsgericht ist im Ergebnis allerdings darin beizupflichten, dass die Beklagte ein vom Verbietungsrecht des Patentinhabers aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG und von den Klageanträgen der Klägerin erfasstes unmittelbares Verfahrenserzeug-nis in den Verkehr gebracht hat. Dieses ist in der Gesamtheit der nach Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents erhaltenen und in die ge-lieferten DVDs eingeprägten codierten Videodaten zu sehen.
a) Patentanspruch 11 des Klagepatents stellt, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen angenommen hat, ein Herstel-lungsverfahren unter Schutz, das auf analog oder digital gespeicherte Videobild-sequenzen angewendet wird, um diese entsprechend den Vorgaben des MPEG2-Standards zu codieren und dabei auf einen Bruchteil der Ausgangsdatenmenge zu komprimieren (vgl. dazu LG Düsseldorf, InstGE 7, 70 Rn. 46). Nach Durchlaufen der in Patentanspruch 11 vorgesehenen Verfahrensschritte werden als unmittelbares Verfahrenserzeugnis codierte Videodaten gewonnen, die den Vorgaben dieses Standards entsprechen und in den erhaltenen Informations- und Aufzeichnungsstruk-turen nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zunächst im Arbeitsspeicher von Encodersteckkarten und danach in einem für eine DVD geeigneten Format auf der Festplatte eines Rechners gespeichert werden. In der Folge bleibt die Gesamt-heit der auf diese Weise dauerhaft materialisierten, codierten MPEG2-Videodaten als solche unverändert. Im Laufe des Herstellungsprozesses der DVDs werden die Daten zum Zwecke ihrer optischen Auslesbarkeit in Form von Vertiefungen (“pits”)
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und nicht vertieften Bereichen (“lands”) durch Einpressen des spiegelverkehrt auf dem Stamper vorhandenen Profils in die als DVDs verwendeten Kunststoffscheiben eingepresst. Dass die Daten dafür zunächst auf dem Masterband und dem Glass-master zwischengespeichert wurden, ist allein den Erfordernissen der DVD-Produktion geschuldet, lässt nach den unangegriffenen Feststellungen des Beru-fungsgerichts aber die Identität und Charakteristik der verfahrensgemäß hergestell-ten Datenstruktur als des gewonnenen Verfahrenserzeugnisses unberührt. Das Beru-fungsgericht hat in diesem Zusammenhang anschaulich metaphorisch von der (wechselnden) Verpackung (Datenträger) einer Ware (codierte Videodaten) gespro-chen.
b) Die verfahrensgemäß gewonnene Datenfolge ist als unmittelbares Verfah-renserzeugnis Gegenstand des Verbotsrechts des Patentinhabers aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, auch wenn sie selbst nicht als ein körperlicher Gegenstand anzusehen ist, sondern ein solcher erst durch ihre Verbindung mit einem Datenträger entsteht.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können unkörperliche Sig-nalfolgen, die für die Übersendung über das Internet geeignete Daten repräsentieren, trotz Fehlens eines körperlichen Substrats (Datenträgers) Sachschutz beanspruchen. Der Bundesgerichtshof hat dabei darauf abgestellt, dass zwischen Datenfolgen, die auf einem Datenträger gespeichert sind, und solchen, die lediglich über das Internet übermittelt werden, für die Erfordernisse der Datenverarbeitung kein erheblicher Un-terschied besteht (BGH, Beschluss vom 17. Februar 2004 – X ZB 9/03, BGHZ 158, 142 – Signalfolge). Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass dem Datenträger für die bestimmungsgemäße Nutzung der Daten selbst in der Datenverarbeitung keine Be-deutung zukommt, sondern er lediglich als Speichermedium fungiert. Bei dem im Streitfall vorliegenden Ergebnis des Herstellungsverfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents verhält es sich nicht anders. Die verschiedenen eingesetzten Da-
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tenträger sind für die Verarbeitung und Nutzung der verfahrensgemäß gewonnenen Gesamtheit codierter und komprimierter Videodaten ebenfalls nur in der Funktion als Speichermedium von Bedeutung, während Gegenstand der bestimmungsgemäßen (datenverarbeitungsmäßigen) Nutzung allein die codierte, auf dem Datenträger ledig-lich materialisierte Datenfolge bleibt.
Dass in der Fachliteratur Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG für un-körperliche Verfahrensergebnisse wie Licht, Wärme, elektrische Energie oder Schall durchweg – von vereinzelten, in älteren Beiträgen geäußerten Ansichten abgesehen – abgelehnt wird (vgl. Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 53;Busse/Keukenschrijver 6. Aufl. § 9 Rn. 100 mwN), begründet keinen Widerspruch zur Beurteilung des Streitfalls. Diese Auffassung hat ersichtlich den unmittelbar mit der Erzeugung zusammenfallenden Ge- oder Verbrauch von Elektrizität, Wärme, Licht und gegebenenfalls auch Schallwellen im Blick. Damit ist das Abspielen von in eine DVD eingeprägten oder in anderer Form gespeicherten Gesamtheiten von Videoda-ten schon deshalb nicht vergleichbar, weil diese mittels der dafür vorgesehenen Ge-räte und unter Einsatz entsprechender Decodierungsvorrichtungen und -verfahren als Videoereignisse ausgelesen und wahrnehmbar gemacht und auf diese Weise wie körperliche Gegenstände beliebig oft bestimmungsgemäß genutzt werden können. Es erscheint wegen dieser Eignung, wie eine Sache genutzt und als Gegenstand des Handelsverkehrs dienen zu können, auch sachlich angemessen, der durch das Ver-fahren hervorgebrachten Datenfolge den Schutz eines unmittelbaren Verfahrenser-zeugnisses zuzubilligen.
2. Mit Erfolg wendet die Revision sich gegen die Ansicht des Berufungsge-richts, eine Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent sei nicht eingetreten.
a) Allerdings kann eine Berechtigung zur Benutzung der Erfindung seitens Frau P., die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts selbst keine MPEG-2-
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Poollizenz und keine von der Klägerin erteilte Patentverwertungslizenz besaß, nicht, wie die Revision meint, aus der Standardlizenz abgeleitet werden, über die der Her-steller der Codierungssoftware verfügte, mit der die Videodaten auf dem der Beklag-ten überlassenen Masterband codiert worden waren. Das Berufungsgericht hat die-sen Vertrag rechtsfehlerfrei dahin ausgelegt, dass er den Herstellern von Codie-rungsgeräten und -software verwehrt, ihren gewerblichen Abnehmern die Nutzung der Geräte und Software für das gewerbliche Codieren eines oder mehrerer MPEG2-Videoereignisse zur Aufnahme auf einem MPEG2-gepackten Medium zu gestatten. Soweit die Revision meint, dass eine weitere Lizenz lediglich für einen Handel mit DVDs erforderlich sei, den Frau P. nicht betrieben habe, hat das Beru-fungsgericht dem Standardlizenzvertrag nach dem Zusammenhang der Entschei-dungsgründe in rechtlich nicht zu beanstandender Weise entnommen, dass ohne eigene Lizenznahme nur ein persönlich-privater Gebrauch gestattet sei. Davon kann bei der von Frau P. erstellten Videodatenfolge schon in Anbetracht ihres Gegen-stands und der Anzahl der bei der Beklagten in Auftrag gegebenen Vervielfältigun-gen nicht die Rede sein.
b) Den Umstand, dass die Testkäuferin mit Zustimmung der Klägerin das er-findungsgemäße Verfahren angewendet und das Masterband mit den codierten Da-ten angefertigt und durch Lieferung an die Beklagte in den Verkehr gebracht hat, hat das Berufungsgericht unzutreffend gewürdigt.
aa) Das vom Berufungsgericht in Anlehnung an eine markenrechtliche Ent-scheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 15. Februar 2007- I ZR 63/04, GRUR 2007, 882 – Parfümtester) für im Streitfall entscheidend erachtete Kriterium, ob mit dem Inverkehrbringen der wirtschaftliche Wert des Schutzrechts realisiert worden ist, trägt die Verneinung einer Erschöpfung nicht. Wenn die Testkäuferin das erfindungsgemäße Verfahren mit Zustimmung der Klägerin angewandt hat, kann die-
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se gegenüber der Testkäuferin aus dem Klagepatent insoweit keine Rechte mehr herleiten, und zwar weder wegen der Anwendung des Verfahrens selbst noch wegen des – bestimmungsgemäß und mit ihrem Willen – hierdurch unmittelbar hervorge-brachten Verfahrenserzeugnisses. Indem sie der Testkäuferin – zu welchem Zweck auch immer – die Benutzung des Verfahrens gestattet hat, hat die Klägerin den wirt-schaftlichen Wert der Erfindung realisiert. Ist aber hinsichtlich des unmittelbaren Ver-fahrenserzeugnisses Erschöpfung eingetreten, kann sich hierauf auch die Beklagte berufen, die das Masterband von der Testkäuferin erhalten hat. Dass Frau P. die auf diesem Band gespeicherte, erfindungsgemäß codierte Datenfolge mit Zustimmung der Klägerin erzeugt hat, zieht die Revisionserwiderung zu Unrecht in Zweifel. Frau P. hat die Bestellung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auf Veranlas-sung der Klägerin vorgenommen (UA S. 8, 47). Dass sie das dafür benötigte Master-band gleichwohl ohne Kenntnis und Billigung der Klägerin hergestellt haben könnte, ist nach Lage der Dinge ausgeschlossen und so sind die Feststellungen des Beru-fungsgerichts im Zusammenhang der Entscheidungsgründe auch zu verstehen. Im Übrigen genügt es für die Erschöpfung, dass die Klägerin jedenfalls dem Inverkehr-bringen des für die DVD-Herstellung bestimmten Masterbandes mit der darauf ent-haltenen nach dem erfindungsgemäßen Verfahren codierten Datenfolge zugestimmt hat.
bb) Die aus der Erschöpfung des Patentrechts folgende Befugnis zum be-stimmungsgemäßen Gebrauch des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses deckt auch die Vervielfältigung durch Pressung von 500 DVDs ab.
Die zur freien Benutzbarkeit führende Erschöpfung der Rechte aus einem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patent tritt bei einem nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG geschützten unmittelbaren Verfahrenserzeugnis grundsätzlich ein, wenn es durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland in den
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Verkehr gebracht worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 24. September 1979 KZR 14/78, GRUR 1980, 39 Fullplastverfahren; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9 Rn. 25 mwN). Der Erwerber eines solchen in dieser Weise in den Verkehr gebrachten Ver-fahrenserzeugnisses und seine eventuellen Rechtsnachfolger können dieses grund-sätzlich in beliebiger Weise nutzen. Die Fabrikation der von Frau P. in Auftrag gege-benen 500 DVDs ist davon nicht ausgenommen. Für ihre Herstellung musste der als solcher identisch gebliebene codierte Videodatensatz lediglich auf einen Stempel übertragen werden, mit dem die Daten in optisch auslesbarer Struktur in die ge-wünschte Anzahl von DVD-Rohlingen eingepresst werden konnten (oben IV 1 a). Die erneute Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents war dafür nicht erforderlich, sondern dazu reichte die Verwendung der auf dem Master-band gespeicherten bereits erfindungsgemäß codierten Datenfolge aus. Danach kann von der unberechtigten Hervorbringung (weiterer) unmittelbarer Verfahrenser-zeugnisse mangels erneuter Nutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht ge-sprochen werden.
V. Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, in der Lieferung der ange-griffenen DVDs liege zugleich eine mittelbare Verletzung der Ansprüche 21 und 25 des Klagepatents. Dies hat es im Wesentlichen wie folgt begründet: Bei den herge-stellten DVDs handele es sich um Mittel i.S. von § 10 Abs. 1 PatG, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen. Unter Schutz gestellt seien die mittels der patentgemäßen Vorrichtung zu decodierenden und dekomprimierenden Informa-tions- und Aufzeichnungsstrukturen, die auf den Aufzeichnungsträgern physisch vor-handen und erst dadurch für die Decodierungsvorrichtung verarbeitbar seien. Bei der nach Patentanspruch 21 geschützten Vorrichtung würden komprimierte digitale Vi-deosignale mit Informationen über die Reihenfolge der Anzeige dekomprimierter Halbbilder empfangen, identifiziert und in die richtige Reihenfolge eingeordnet. Die geschützte Vorrichtung setze damit eine Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen
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Eigenschaften voraus, welche die optische Verwertbarkeit der gespeicherten Infor-mationen verbesserten. Werde eine den maßgeblichen Teilen des MPEG-2-Standards entsprechende DVD in ein serienmäßig mit einer erfindungsgemäßen De-codierungsvorrichtung ausgestattetes Abspielgerät eingelegt, werde diese erfin-dungsgemäße Vorrichtung unvermeidbar und unter Verwendung des ebenfalls ge-schützten Decodierungsverfahrens in Funktion genommen. Gebrauch des nach Pa-tentanspruch 21 geschützten Gegenstands und Anwendung des nach Patentan-spruch 25 unter Schutz gestellten Verfahrens seien unmittelbare Benutzungshand-lungen i.S. von § 9 Satz 2 Nrn. 1 und 2 PatG. Die von der Beklagten hergestellten DVDs seien nicht als Mittel anzusehen, die für die Verwirklichung der geschützte Lehre allenfalls von völlig untergeordneter Bedeutung seien, sondern veranlassten Gebrauch und Anwendung des geschützten Gegenstands und Verfahrens entschei-dend. Die Erfindung könne mittels der DVDs aufgrund der darauf bereitgestellten Aufzeichnungsstrukturen im Zusammenwirken mit anderen Mitteln unmittelbar aus-geführt werden. DVDs mit den in bestimmter Weise komprimierten Videosignalen auf der einen und Decodierungsvorrichtung bzw. -verfahren auf der anderen Seite seien speziell aufeinander abgestimmt, weshalb die Ersteren nicht einem bloß zu verarbei-tenden Rohstoff gleichgesetzt werden dürften.
VI. Die Bewertung der Lieferung der angegriffenen DVDs als mittelbare Ver-letzung der Ansprüche 21 und 25 des Klagepatents hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schützt § 10 Abs. 1 PatG als Patentgefährdungstatbestand den Patentinhaber im Vorfeld drohen-der Verletzung vor dem Eingriff in den Gegenstand seines Schutzrechts (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 – X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 84 – Flügelradzähler; Urteil vom 27. Februar 2007 – X ZR 113/04, GRUR 2007, 773 Rn. 18 – Rohrschweißverfahren).
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Vor dem Hintergrund dieses Gesetzeszwecks beschränkt das Tatbestandsmerkmal der “Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen”, das Vor-feldverbot auf die Lieferung solcher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Ein Mittel bezieht sich in der erforderlichen Weise auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens mit einem solchen Element funktional zusammenzuwirken. Von einem solchen funktionalen Zusammenwirken des Mittels mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentan-spruchs kann aber nur die Rede sein, wenn der geschützte Erfindungsgedanke durch Einsatz des Mittels tatsächlich verwirklicht wird. Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, schließt demge-genüber solche Mittel aus, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet wer-den, zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung aber nichts beitragen (vgl. BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 – X ZR 48/03, BGHZ 159, 76 – Flügelradzähler, Urteil vom 27. Februar 2007 – X ZR 38/06, BGHZ 171, 168 Rn. 18 – Pipettensystem).
2. An dem für die Verwirklichung einer mittelbaren Patentverletzung erforderli-chen funktionalen Zusammenwirken mit einem oder mehreren Merkmalen der Pa-tentansprüche 21 und 25 des Klagepatents fehlt es bei einer für die Decodierung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren geeigneten DVD.
Das Verfahren nach Patentanspruch 25 des Klagepatents besteht im Wesent-lichen darin, erfindungsgemäß codierte Daten in bestimmter Weise zu decodieren, um die Bildwiedergabe durch das Wiedergabegerät zu ermöglichen. Die erfolgreiche Anwendung des Decodierungsverfahrens setzt somit zwar voraus, dass die Daten in geeigneter, hier ebenfalls erfindungsgemäßer Weise codiert sind; insofern müssen DVD und das Decodierungssystem und -verfahren, wie das Berufungsgericht zutref-
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fend ausführt, aufeinander abgestimmt sein. Dies ändert aber nichts daran, dass das Verfahren ausschließlich darin besteht, die Folge codierter Daten zu verarbeiten. Der erfindungsgemäße Erfolg besteht demgemäß, wie Patentanspruch 25 es ausdrückt, in der Erzeugung des aus den decodierten Daten gewonnenen Videosignals. Zu die-sem Verarbeitungsvorgang und seinem Ergebnis leisten die nach Maßgabe von Pa-tentanspruch 11 codierten Daten selber keinen Beitrag. Sie wirken nicht mit dem De-codierungssystem bei der Decodierung zusammen, sondern bilden deren Gegen-stand und Ausgangspunkt, nicht anders als das Videobild den Gegenstand und Aus-gangspunkt der Codierung bildet. Dieser Zusammenhang reicht für eine Einbezie-hung in den mittelbaren Erfindungsschutz nach § 10 PatG nicht aus. Die mittelbare Patentverletzung setzt voraus, dass das gelieferte Mittel gleichsam als Element oder Baustein Verwendung findet, um wie ein “Rädchen im Getriebe”, die geschützte Er-findung vollständig ins Werk zu setzen. Das Mittel muss dementsprechend in der Weise zur Verwirklichung der geschützten Erfindung beitragen, dass diese durch das Mittel oder mit Hilfe des Mittels vollständig verwirklicht werden kann. Einen solchen Stellenwert haben die gelieferten DVDs bzw. die darauf gespeicherten Videodaten für das nach den Patentansprüchen 21 und 25 geschützte System und Verfahren nicht. Beide sind ohne das Einlegen einer DVD in das Abspielgerät weder unvoll-ständig noch funktionsuntauglich, sondern es fehlt dann lediglich an Bedarf und An-lass für die Inbetriebnahme des Systems und den Ablauf des Verfahrens.
Die Lieferung einer DVD stellt mithin keine Lieferung eines “Mittels” im Sinne des § 10 PatG dar. Es kann daher offenbleiben, ob eine mittelbare Patentverletzung auch deshalb verneint werden müsste, weil die mit den DVDs belieferte Frau P. zwar insofern nicht zur Benutzung des erfindungsgemäßen Decodierungsverfahrens be-rechtigt gewesen ist, als ihr, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, hierfür keine Lizenz eingeräumt war, die Lieferung der DVDs gleichwohl eine unmittelbare Verlet-zung nur dann zur Folge hätte haben können, wenn die codierten Videobilddaten
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mittels eines Wiedergabegeräts decodiert worden wären, das ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt worden ist, die Lieferung der DVDs mithin nicht geeignet gewe-sen ist, die Gefahr einer unmittelbaren Patentverletzung zu erhöhen oder eine solche unmittelbare Patentverletzung zu erleichtern und damit diejenige Rechtsverletzung zu fördern, deren Abwehr der Patentgefährdungstatbestand des § 10 PatG dient.
VII. Auf der Grundlage des vorstehend Ausgeführten kann die Klägerin die begehrte Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen unmittelbarer Patentverlet-zung und die zur Bezifferung eines solchen Schadensersatzanspruchs dienende Rechnungslegung ebenso wenig verlangen wie die auf die geltend gemachte unmit-telbare und mittelbare Patentverletzung gestützte Auskunft nach § 140b PatG, weil es an einer (vollendeten) Verletzungshandlung fehlt. Die begehrte Feststellung setzt ebenso wie die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung eine tatbestandsmä-ßig vollendete Verletzungshandlung voraus (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 1964 – Ia ZR 223/63, GRUR 1964, 496, 497 – Formsand II; Urteil vom 7. Juni 2005 – X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 – Antriebsscheibenaufzug; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 40; Busse/Keukenschrijver 6. Aufl. § 139 PatG Rn. 87; Mes, PatG GebrMG, 3. Aufl. § 139 PatG Rn. 118). Soweit nach teilweiser Klagerück-nahme in der Berufungsinstanz und Erledigung in der Hauptsache noch rechtshän-gig, ist die Klage deshalb als unbegründet abzuweisen. Der Senat kann die Klage-abweisung in diesem Umfang selbst aussprechen, weil die Sache nach dem festge-stellten Sachverhalt zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).
VIII. Die Kostenentscheidung ist unter Berücksichtigung des teilweisen Unter-liegens und Obsiegens (§ 92 Abs. 1 ZPO) und dabei hinsichtlich der für erledigt er-klärten Unterlassungsansprüche nach den sich aus § 91a ZPO ergebenden Grund-sätzen nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands zu treffen. Dafür ist der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens maß-
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geblich, sofern er mit hinreichender Sicherheit prognostiziert werden kann (BGH, Be-schluss vom 16. November 1999 – KVR 10/98, WuW/E DE-R 420-422 = NJW-RR 2000, 776 – Erledigte Beschwerde), was hier der Fall ist, weil es dafür nur auf Rechtsfragen ankommt. Danach sind die auf den Unterlassungsanspruch wegen unmittelbarer Patentverletzung (Patentanspruch 11) entfallenden Kosten der Beklag-ten aufzuerlegen. Ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses hätte die Klage inso-weit im Ergebnis Erfolg gehabt. Zwar stand der Klägerin dieser Anspruch aus den dargelegten Gründen (oben IV 2 und vorstehend VII) nicht unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr zu. Nach dem festgestellten Sachverhalt war jedoch die Gefahr zukünftiger Verletzungshandlungen (Erstbegehungsgefahr) gegeben, die den Ausspruch des Unterlassungsgebots getragen hätte. Diese Gefahr ergab sich dar-aus, dass die Beklagte bereit war, den von Frau P. erteilten Auftrag zur Lieferung der gewünschten DVDs auszuführen, obwohl sie die Gründe, aus denen sich die Er-schöpfung der Rechte aus dem Klagepatent ergab, nicht kannte und sie auch sonst keinen Anlass zu der Annahme hatte, dass Frau P. berechtigt sein könnte, das pa-tentierte Codierungsverfahren zu nutzen. Diese Zusammenhänge rechtfertigen die Prognose, dass die Beklagte nicht anders gehandelt hätte als im Streitfall, wenn ihr ein Angebot zur Herstellung von DVDs unter Umständen unterbreitet worden wäre, unter denen keine Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent eingetreten wäre. Für die Kostenentscheidung unerheblich ist deshalb auch der Einwand der Beklag-ten, das Testgeschäft sei rechtsmissbräuchlich gewesen, weil keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder bevorstehende Rechtsverletzung durch die Beklagte bestanden hätten – was das Berufungsgericht im Übrigen aller-dings mit rechtlich nicht zu beanstandenden Erwägungen verneint hat.
Die Gefahr einer zukünftigen Begehungshandlung durch die Beklagte ist auch nicht entfallen. Zwar kann die Erstbegehungsgefahr, anders als regelmäßig die Wie-derholungsgefahr, nicht nur durch Abgabe einer uneingeschränkten, bedingungslo-
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sen und durch das Versprechen einer angemessenen Vertragsstrafe gesicherten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 – X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug). Gleichwohl kann der Wegfall der einmal begründeten Gefahr erstmaliger Begehung schutzrechtsverlet-zender Handlungen nur dann angenommen werden, wenn die Umstände entfallen sind, die diese Gefahr begründet haben, oder wenn aus anderen Gründen aus die-sen Umständen nicht mehr auf eine drohende Schutzrechtsverletzung geschlossen werden kann. Dafür kommt im Streitfall im Wesentlichen nur die von der Beklagten vorprozessual abgegebene und im Rechtsstreit wiederholte Unterlassungserklärung infrage. Diese reichte aber aus denselben Gründen zur Ausräumung der Erstbege-hungsgefahr nicht aus, wie sie nach der rechtlich nicht zu beanstandenden Würdi-gung durch das Berufungsgericht nicht ausreichte, um die Wiederholungsgefahr aus-zuräumen. Denn zur Beseitigung der Begehungsgefahr wäre mangels anderer von der Beklagten ergriffener Maßnahmen zur wirksamen Vermeidung von Lieferungen, wie sie an Frau P. vorgenommen wurden, ebenfalls nur eine in der Sache so konkret wie der Klageantrag oder ein entsprechender Urteilstenor gefasste Unterlassungser-klärung geeignet gewesen. Daran fehlt es aus den vom Berufungsgericht rechtsfeh-lerfrei angenommenen und für die Begehungsgefahr gleichermaßen geltenden Gründen.
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Die von der Beklagten geltend gemachten Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechenschaftslegungs- sowie (nur erstinstanzlich) Vernichtungsansprüche fallen nach den gesamten Umständen des Streitfalls wertmäßig i.S. von § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht erheblich ins Gewicht, so dass es nach allem angemessen ist, die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.
Meier-Beck Gröning Grabinski
Hoffmann Schuster
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 07.10.2008 – 4a O 95/07 –
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.01.2010 – I-2 U 129/08 –

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