Slogan “Aus Akten werden Fakten” für u.a Computersoftware hält das Bundespatentgericht für schutzunfähig; aber Rechtsbeschwerde ist zugelassen

Die Wortfolge “Aus Akten werden Fakten” für die Waren und Dienstleistungen „Computersoftware (gespeichert), insbesondere für das Vertragsmanagement;
Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung, Konfiguration, Betrieb); EDV-Beratung (Beratung bei technischen Problemen rund um Einführung und Betrieb); Programmierung von Software für das Vertragsmanagement“ ist wegen bestehender Schutzhindernisse (beschreibend + freihaltebedürftig) schutzunfähig. Allerdings wurde für diesen Slogan die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen.

BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 40/11 vom 29. Oktober 2012

B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 62 793.4
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht
Backes
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beschlossen:
I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Gr ü n d e
I.
Am 25. September 2007 ist die Wortfolge
Aus Akten werden Fakten
als Marke für die Waren und Dienstleistungen:
„Computersoftware (gespeichert), insbesondere für das Vertragsmanagement;
Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung,
Konfiguration, Betrieb); EDV-Beratung (Beratung bei technischen
Problemen rund um Einführung und Betrieb); Programmierung von
Software für das Vertragsmanagement“
zur Eintragung angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Bescheid
vom 22. Februar 2008 darauf hingewiesen, dass der Eintragung die absoluten
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden,
weil es sich um einen anpreisenden Slogan handele, der lediglich auf
Dienstleistungen hinweise, mit deren Hilfe in Papierform vorliegende Unterlagen,
zum Beispiel Akten, EDV-technisch verarbeitet und damit zur schnellen Verfügung
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bereitgestellt würden, sowie auf hierfür erforderliche Waren. Dieselbe Markenstelle
hat die Anmeldung unter Bezugnahme auf diesen Bescheid mit Erstbeschluss
vom 17. August 2009 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil dem
Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Begründend ist ausgeführt, dass das
Zeichen als bloße Sachangabe in der Form eines Werbespruchs aufgefasst
werde, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis. Voreintragungen seien nicht
geeignet, einen Anspruch auf Eintragung zu begründen. Die gegen diesen Beschluss
eingelegte Erinnerung ist mit Beschluss vom 31. Januar 2011 zurückgewiesen
worden, weil der angemeldeten Wortfolge ausschließlich die unmittelbar
sachbezogene, beschreibende Angabe entnommen werde, dass es mit Hilfe der
so beworbenen Waren und Dienstleistungen möglich sein solle, statt umständlich
zu bearbeitenden Akten gleich die für den Fall wichtigen Fakten heranziehen zu
können. Es sei ein geläufiges Problem, dass Papierakten so voll und dadurch unübersichtlich
seien, dass es ohne größeren Zeitaufwand kaum noch möglich sei,
die für den Fall maßgeblichen Fakten herauszuarbeiten.
Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält mit
näheren Ausführungen die Wortfolge wegen ihrer Kürze und Prägnanz, die es
dem Verkehr ermöglichten, sich den Slogan gut zu merken, für schutzfähig. Aus
diesen Gründen habe der Bundesgerichtshof beispielsweise auch der Wortfolge
„Radio von hier. Radio wie wir“ die erforderliche Unterscheidungskraft zugesprochen,
auch weil sie aufgrund der einfachen, in Reimform gehaltenen Aussage besonders
eingängig sei und zum Nachdenken anrege. Dasselbe treffe auf die
Wortfolge „Aus Akten werden Fakten“ zu. Zudem würden mit dieser Wortfolge die
Waren und Dienstleistungen der Anmeldung nicht unmittelbar beschrieben, sondern
ein Mindestmaß an Interpretations- bzw. analysierendem Aufwand sei erforderlich.
Ohne interpretierende Zwischenschritte ergebe die Wortfolge keinen Sinn.
Sie löse beim Verkehr einen Denkprozess aus. Die von der Markenstelle zugrunde
gelegte Bedeutung, es handle sich um Waren und Dienstleistungen, die Hilfestellung
dabei böten, aus unübersichtlichen Akten die inhaltlich relevanten Fakten
herauszufiltern, müsse durch mehrere Interpretationsvorgänge ermittelt werden.
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Denn das Wort „Akten“ bezeichne keinen unbeherrschbaren Berg von Papier,
sondern einen körperlichen Gegenstand, in dem auf denselben Vorgang bezogene
Dokumente aufbewahrt würden. Dass Akten „voll und dadurch unübersichtlich“
seien, sei nicht notwendig, sondern werde in das Wort hineininterpretiert.
Was das Wort „Fakt“ anbetreffe, so werde im allgemeinen Sprachgebrauch etwas
Fakt, das zuvor ungewiss gewesen und nun real/bestätigt sei. Die Wortfolge enthalte
indessen keine Informationen darüber, auf welche Weise die Waren und
Dienstleistungen dazu beitrügen, Akten zu Fakten werden zu lassen. Da auch
Akten Fakten enthielten, sei ohnehin fraglich, wie Fakten die Akten ersetzen sollten,
wenn diese nur ein Bestandteil derselben seien. Die Akte bleibe auch dann
noch als Vorgang vorhanden, wenn man ihr die Fakten entnommen habe. Da sich
die Bedeutung der Wortfolge nicht unmittelbar erschließe und sie mehrdeutig sei,
führe dies zur Eintragungsfähigkeit des Slogans. Zur Begründung der Schutzfähigkeit
hat sich die Anmelderin ferner auf die Eintragung von Marken mit dem Wort
„Fakten“ bezogen.
Der Senat hat der Anmelderin Internetausdrucke aus dem Monat April 2012 übersandt,
die belegen, dass die Wortfolge „Aus Akten werden Fakten“ im Jahr 2011
im Bereich des sogenannten „Vertragsmanagements“ verwendet wird.
Dazu meint die Anmelderin unter Vorlage zahlreicher Anlagen, dass aus den Verwendungsbeispielen
nichts gegen die Eintragungsfähigkeit hergeleitet werden
könne. Die Verwendungen seien auf die Anmelderin zurückzuführen, die einen
Unternehmensverbund mit der Firma Brainware bilde. Soweit der Slogan von wenigen
Dritten übernommen worden sei, handele es sich um Nachahmer in dem
nicht so großen Markt, gegen die sie vorgegangen sei. Die Verfahrensdauer
könne nicht zu ihren Lasten gehen.
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Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2009 und
vom 31. Januar 2011 aufzuheben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete
Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb
zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).
1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet
und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2010,
825, 826 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision;
GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion
einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten
Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006,
233, 235 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 – BioID; GRUR
2008, 608, 611 Rn. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12
– VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18
– FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard). Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist
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nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab
anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt,
um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, 826
Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 – STREETBALL;
GRUR 2009, 778, 779 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 f.
Rn. 10 – My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).
Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004,
674, 678 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy;
GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850,
854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard;
GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder
wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen
Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen
einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets
nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl.
u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003,
1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten – Schlechte
Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen,
die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger
beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100
Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Rn. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).
An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind
keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH
GRUR 2010, 228 Rn. 36 – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027
Rn. 32, 44 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949
Rn. 12 – My World; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 12 – Willkommen im Leben). Es
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wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der
Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010,
228 Rn. 38 – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 und
Rn. 36 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die
sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld,
das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen
müsse (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 39 – Vorsprung durch Technik; EuGH
GRUR 2004, 1027 Rn. 31, 32 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl.
BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans
keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen,
dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht
notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien.
Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion
ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher
aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren
schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr
diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands
entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. GRUR
2004, 1027, 1029 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH
GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002,
1070, 1071 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. – Best buy;
GRUR Int. 2004, 944, 946 – Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig
sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher
Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten
Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und
Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027
Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047,
1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736
– Test it.).
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2. Nach diesen Grundsätzen fehlt der zur Eintragung in das Markenregister
angemeldeten Wortfolge Aus Akten werden Fakten jegliche Unterscheidungskraft
im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
a) Der Senat ist allerdings mit der Anmelderin der Auffassung, dass der
Wortfolge Aus Akten werden Fakten in Bezug zu den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen nicht schon von Hause aus jede Unterscheidungskraft
abgesprochen werden kann. Diese Wortfolge ist zwar aus gebräuchlichen
Wörtern der deutschen Sprache gebildet, und ihr fehlt auch nicht jeder Sinnbezug.
Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, liegt die Annahme
nahe, dass die angemeldete Marke die Vorstellung vermittelt, dass die mit ihr
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einer EDV-gestützten Aktenverwaltung
dienen. Dieser beschreibende Aussagekern steht bei der angemeldeten
Marke aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach
Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht.
Solche suggestiven Andeutungen nehmen einer Marke grundsätzlich
nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2004,
333 – ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [schutzfähig u. a. für
Zahnputzmittel]; EuG GRUR 2001, 332, 333 f. Rn. 23 und Rn. 29 f.
– VITALITE). Die angemeldete Marke erfordert einen gewissen Interpretationsaufwand,
um zu ihrem beschreibenden Aussagegehalt vorzudringen und
ist daher geeignet, bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen entsprechenden
Denkprozess auszulösen (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57
– Vorsprung durch Technik; vgl. auch BGH GRUR 2009, 949, Rn. 12
– My World). Darüber hinaus erhält sie durch die gleichen Endsilben der Substantive
„Akten“ und „Fakten“ als reimendes Schmuckelement eine gewisse
Originalität und Prägnanz.
b) Jedoch ist den der Anmelderin mit der Ladung übersandten Nachweisen
zu entnehmen, dass der Slogan Aus Akten werden Fakten gerade in dem
hier betroffenen Bereich des IT-gestützten Vertragsmanagements gegenwärtig
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bereits umfangreich als Werbespruch verwendet wird. So heißt es in einem
Porträt betreffend das Unternehmen Baur contract management aus September
2011 im Anschluss an die Darstellung der Angebote im Rahmen des Vertragsmanagements:
„Motto: Aus Akten werden Fakten“. In einem Internetauftritt
der xing AG vom 6. Mai 2010 heißt es: „Aus Akten werden Fakten
– Bringen Sie Vertragsmanagementsysteme an den Mann!“. Die Brainware
Solutions AG bietet eine Software-Lösung für Vertragsmanagement unter der
Überschrift „Aus Akten werden Fakten“ an; an anderer Stelle wirbt sie wie
folgt: „Aus Akten werden Fakten: Intelligente und praxisnahe IT-Verwaltung…“
oder: „Aus Akten werden Fakten. Wer die Verträge kennt, kann Risiken abschätzen…“.
Das Unternehmen NTConsult bietet ein Produkt „NTC Vertragsmanager“
wie folgt an: „Aus Akten werden Fakten und Sie haben Ihre Verträge
im Griff!“. Das Unternehmen ADAMS iSS beschreibt Produkte für das Vertragsmanagement
unter der Überschrift „Vertragsmanagement Aus Akten
werden Fakten“. Das Unternehmen CSI Informationstechnik bewirbt Produkte
für das Vertragsmanagement wie folgt: „CSI Informationstechnik bringt Licht
ins Dunkel der Vertragsdetails: Aus Akten werden Fakten“. Auch die Anmelderin
wirbt für von ihr angebotene Software unter der Überschrift „Vertragsmanagement
– Aus Akten werden Fakten“.
Vor dem Hintergrund der gebräuchlichen Verwendung ist die Wortfolge Aus
Akten werden Fakten im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, die
nach den beispielhaften Angaben im Verzeichnis Vertragsmanagement zum
Gegenstand haben sollen und können, und bei den Dienstleistungen ausdrücklich
darauf bezogen sind, nicht unterscheidungskräftig. Denn wenn das
angesprochene Publikum – hier in erster Linie geschäftliche Abnehmer – mit
dem beanspruchten Slogan seitens einer größeren Anzahl von Anbietern von
Vertragsmanagementprodukten konfrontiert ist, kann sich hieran keine individuelle
betriebliche Herkunftsvorstellung mehr knüpfen. Unerheblich ist dabei,
ob – wie von der Anmelderin behauptet – jedenfalls teilweise Kooperationen mit
der Anmelderin bestehen. Denn dies ist für den Verkehr nicht erkennbar. Das
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Zeichen hat somit seine von Hause aus gegebene Unterscheidungskraft verloren
und erschöpft sich in einer werbeüblichen Anpreisung.
c) Die von der Anmelderin angestellten Erwägungen zur Dauer des Eintragungsverfahrens,
die ihr nicht entgegengehalten werden könne, führen zu keinem
anderen Ergebnis. Zwar lässt sich nicht nachweisen, dass die beanspruchte
Wortfolge schon im Zeitpunkt der Anmeldung (25. September 2007)
als bloßes Werbemittel verbreitet war. Darauf kommt es aber nicht an. Nach
deutschem Recht ist eine Eintragung ausgeschlossen, wenn Schutzhindernisse
im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung vorliegen (BGH
GRUR 1993, 744, 745 – MICRO CHANNEL; GRUR 2009, 411 Nr. 14
– STREETBALL; GRUR 2009, 780 Nr. 11 – IVADAL; vgl. Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 8 Rdn. 15-17). Insoweit unterscheidet sich die deutsche Praxis vom
Recht der Gemeinschaftsmarken, in dem grundsätzlich die Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der Markenanmeldung als maßgeblich angesehen
wird, um eine Markeneintragung nicht von der Dauer des Prüfungsverfahrens
abhängig zu machen und durch erst nachträglich auftretende Schutzhindernisse
infrage zu stellen (vgl. EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 47 – Flugbörse).
Eine solche unterschiedliche Betrachtungsweise steht nicht im Widerspruch
zur Markenrichtlinie, weil diese das Verfahrensrecht unberührt lässt (vgl. Ströbele/
Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 16).
3. Ein Eingehen auf die von der Anmelderin genannten Voreintragungen ist nicht
veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen
Wirtschaft e. V. m. w. N.). Der Hinweis der Anmelderin, dass die Wortfolge
aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Marke „Radio
von hier. Radio wie wir“ schutzfähig sei, kann schon deshalb nicht zum Erfolg
der Beschwerde führen, weil dort nicht die Frage fehlender Unterscheidungskraft
wegen der gebräuchlichen Verwendung einer Wortfolge zur Entscheidung
stand; vielmehr ging es um die Frage eines direkt produktbezogenen Inhalts
des Slogans.
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Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), da es
weiterer höchstrichterlicher Klärung bedarf, auf welchen Zeitpunkt für die
Feststellung absoluter Schutzhindernisse abzustellen ist. Zwar entspricht es
– wie ausgeführt – ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, dass
hierfür der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung maßgeblich ist. Die
betreffenden Entscheidungen sind jedoch vor dem „Flugbörse“-Urteil des
Europäischen Gerichtshofes vom 23. April 2010 ergangen. Die praktische Bedeutung
dieser Frage ist allerdings nach Auffassung des Senats eher gering.
In aller Regel nämlich scheitern Markenanmeldungen wegen fehlender Unterscheidungskraft
im Hinblick auf den beschreibenden Sinngehalt des Zeichens.
Dieser Sinngehalt ist im Zeitpunkt der Entscheidung meist nicht anders zu beurteilen
als im Zeitpunkt der Anmeldung; soweit die Markenstellen und -senate
ihren Entscheidungen praktische Verwendungsbeispiele – meist aktuelle Internetrecherchen
– zugrunde legen, dient dies nur der Illustration des Verkehrsverständnisses.
Anders liegt es nur, wenn – wie im vorliegenden Fall – ein Zeichen
seine im Anmeldezeitpunkt noch gegebene Unterscheidungskraft im
Laufe des Verfahrens nachweislich verloren hat. Die geringe praktische Relevanz
der Frage des maßgeblichen Zeitpunkts ändert indessen nichts an ihrer
grundsätzlichen Bedeutung.

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