Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier:”PRAEBIOTIK ® + PROBIOTIK® “), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

BGH URTEIL I ZR 38/13 – Probiotik
MarkenG § 26 Abs. 3

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier:”PRAEBIOTIK ® + PROBIOTIK® “), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

BGH, Urteil vom 8. Januar 2014

I ZR 38/13

OLG München
LG München I

2

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan
d-
lung vom 8.
Januar 2014 durch
die Richter
Prof. Dr. Büscher, Pokrant
,
D
r.
Kir
ch
hoff, Dr.
Koch
und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts München vom 17. Januar 2013 aufgeh
o-
ben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revi
sion, an das Berufungsgericht zurüc
k-
verwiesen.
Von Rechts wegen
T
atbestand:
Die Klägerin vertreibt Lebensmittel, insbesondere solche für Säuglinge
und Kleinkind
er. Die Beklagte gehört zum H.

Konzern, der ebenfalls solche
Produkte herstellt und vertrei
bt.
Die Beklagte ist Inhaberin
der
am
4.
Juli 1996
unter anderem für die W
a-
ren

Milchprodukte, insbesondere Joghurt, Trinkjoghurt, Dickmilch, Kefir,

Milchpulver für Nahrungszwecke,

Präparate für die Zubereitung von Getränken
e
ingetragenen deutschen Wortma
rke Probiotik (Nr.
396
20
358)
. Sie ist ferner
Inhaberin der am
11. Oktober 1996
für die Waren
1

3


Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, insbesondere Nahrungse
r-
gänzungsmittel,

Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke,

Präp
arate für die Gesu
ndheitspflege
eingetragen deutschen Wortmarke Praebio
tik (Nr.
396
18
494).
Die Kläger
in begehrt die Löschung dieser Marken und hat dazu vorg
e-
bracht, diese seien nicht rechtserhaltend benutzt worden. Hilfsweise hat die
Klägerin geltend gemacht, die Marken
seien verfallen, weil sie zur gebräuchl
i-
chen Bezeichnung der Waren, für die sie eingetragen
seien
, geworden s
e
i
en
.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die a
n-
gegriffenen Marken durch die nachfolgend wiedergegebenen Aufmachung
en
rechtserhalten
d
verwandt zu haben:
Anlage B 27
2
3

21

3
. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu den weiteren Vor

aussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung, insbesondere zu der Frage
getroffen, ob di
e von der Beklagten vertriebenen
Anfangs

und Folgemil
ch
pr
o-
dukte
sowie
die
Anfangs

und Folgenahrung
zum gleichen Warenbereich geh
ö-
ren,
für die die angegriffenen Marken registriert sind
. Dies ist zugunsten der
Beklagten im Revisionsverfahren zu unterstellen.
Entsprechendes gilt für den
Gesichtspunkt der marke
nmäßigen Verwendung der angegriffenen Marken auf
den Schause
iten der vorgelegten Packungen.
III. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufz
u-
heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Ber
u-
fungsgericht zurück
zuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist

563 Abs.
1 und 3 ZPO).
Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
1. Das Berufungsgericht wird die fehlenden Feststellungen zur rechtse
r-
haltenden Benutzung der angegriffene
n Marken zu treffen haben.
Soweit
das Berufungsgericht eine Übereinstimmung der benutzten Ware

Milchbrei

mit der eingetragenen Ware

Milchprodukte

auch mit dem Arg
u-
ment abgelehnt hat, die Ware

Milchbrei

sei in der a
lphabetischen Liste der
Waren gem
äß §
19 MarkenV
in der bis zum 31.
Dezember 2012 geltenden
Fassung
der Klasse
30 und nicht –
wie Milchprodukte
– der Klasse
29 zugeor
d-
net, ist für die Auslegung des Waren

und Dienstleistungsverzeichnisses
n
icht
die
im
Dezember 2012
geltende
Klassifikation
, sondern
die
Klassifizierung
im
Zeitpunkt der Eintragung der betroffenen Marke
heranzuziehen
(
vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker aaO §
26 Rn.
187;
Schalk in Büscher/
Dittmer/
Schiwy
aaO
,
§
26 MarkenG Rn.
31
)
.
32
33
34
35
36

22

2.
Sollten die Marken nicht
wegen mangelnder
Benutzung nach §
49
Abs.
1 MarkenG
verfallen sein, wird das Berufungsgericht weiter die notwend
i-
gen Feststellungen zum hilfsweise geltend gemachten Löschungsgrund des
§
49 Abs.
2 Nr.
1 MarkenG zu treffen haben.
Büscher
Pokrant
Kirchhoff
Koch
Löffler
V
orinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 20.12.2011

33 O 14128/10

OLG München, Entscheidung vom 17.01.2013

29 U 307/12

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